“أوضحت الدائرة الفيدرالية أنه عندما يتم الكشف عن عناصر المطالبة المتنازع عليها معًا في نموذج واحد ضمن مرجع فني سابق واحد، فليس هناك شرط لتوفير دافع منفصل للجمع بينها.”
أبطلت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفيدرالية (CAFC) يوم الجمعة قرارًا مكتوبًا نهائيًا وأعادته من مجلس محاكمة براءات الاختراع والاستئناف (PTAB) في قضية بين الأجزاء إجراءات المراجعة (حقوق الملكية الفكرية). خلصت المحكمة إلى أن مجلس الإدارة أخطأ عندما طلب من مقدم الالتماس شركة Guardant Health, Inc. إظهار الدافع لدمج الخطوات التي تم الكشف عنها بالفعل بالتسلسل في مرجع واحد للتقنية السابقة.
طعنت شركة Guardian Health في براءة الاختراع الأمريكية رقم 10,760,127 المملوكة لجامعة واشنطن (UW). تم توجيه براءة الاختراع إلى طريقة لتقليل معدل الخطأ في تسلسل الحمض النووي المتوازي بشكل كبير باستخدام تسلسل الإجماع المزدوج (DCS). توضح مواصفات براءة الاختراع أنه على الرغم من استخدام تسلسل الحمض النووي المتوازي على نطاق واسع في التطبيقات السريرية مثل فحص ما قبل الولادة والكشف عن السرطان، إلا أن له حدودًا. وفقًا لبراءة الاختراع، فإن الأخطاء التي تحدث أثناء تحضير العينة وتسلسلها تخلق “حدًا عمليًا للاكتشاف” حيث يتم تحديد ما يقرب من 1٪ من قواعد الحمض النووي بشكل غير صحيح. تنص براءة الاختراع على أن “مستوى الخلفية من عدم التجانس الاصطناعي، يضع حدًا يتم تحته حجب وجود المتغيرات النادرة الحقيقية”. تكشف براءة الاختراع عن استخدام DCS لخفض معدل الخطأ هذا باستخدام المعلومات الزائدة عن الحاجة في الحمض النووي المزدوج.
في دعوى حقوق الملكية الفكرية، جادل جاردانت بأن المطالبات من 1 إلى 30 من براءة الاختراع كانت غير قابلة للحصول على براءة اختراع كما هو واضح في مرجعين من الفن السابق، ومنشور طلب براءة اختراع يُعرف باسم Travers ‘075 ومقال صحفي عام 2010 للمؤلف نفسه، Travers 2010. وأكد Guardant أن هذه المراجع، مجتمعة منشورات Travers، كشفت عن القيود الرئيسية للمطالبات، وهي خطوات “التضخيم” و”التسلسل”. أشار Guardant على وجه التحديد إلى تجسيد واحد في الفقرة 122 من Travers ‘075 والذي قام بتدريس عملية “تكرار الدائرة المتدحرجة” (RCR) متبوعة بتسلسل الجزيء الفردي في الوقت الحقيقي (SMRT). جادل جاردانت بأن هذا التجسيد قام بتدريس التضخيم متبوعًا بالتسلسل. في ردها، زعمت UW أن الشخص الذي يتمتع بمهارة عادية في هذا المجال لن يكون لديه الدافع لتعديل عملية تسلسل SMRT بخطوة تضخيم RCR من Travers ‘075 وأنه لن يكون هناك توقع معقول للنجاح.
وجد مجلس الإدارة، في قراره المكتوب النهائي، أن Guardant لم تثبت من خلال رجحان الأدلة أن الحرفي الماهر سيكون لديه سبب للجمع بين الخطوات أو توقع معقول للنجاح. وجد مجلس الإدارة أن الحرفي الماهر لم يكن ليقوم بتعديل منشورات Travers لإجراء تضخيم RCR متبوعًا بتسلسل SMRT لأنه كان من شأنه أن يجعل تسلسل SMRT على أدلة موجية ذات الوضع الصفري (ZMWs)، كما تم الكشف عنه في التقنية السابقة، غير عملي. ولم يتناول مجلس الإدارة المسألة المنفصلة المتعلقة بما إذا كان الكشف في Travers ‘075 ممكنًا أم لا.
عند الاستئناف، قررت الدائرة الفيدرالية أن المجلس قد طبق معيارًا قانونيًا غير صحيح. أوضحت المحكمة أنه عندما يتم الكشف عن عناصر المطالبة المتنازع عليها معًا في نموذج واحد ضمن مرجع فني سابق واحد، فلا يوجد شرط لتوفير دافع منفصل للجمع بينها. واستشهدت المحكمة بقرارها لعام 2020 في شركة جنرال إلكتريك ضد شركة رايثيون تكنولوجيزحيث رأت أنه من الخطأ “اشتراط وجود دافع للجمع بين كل عنصر من عناصر المطالبة، حتى العناصر الموجودة معًا في المرجع”. ذكرت المحكمة أن هذا النهج “يقوم بشكل غير مبرر بتشريح مراجع التقنية الصناعية السابقة إلى مجموعات من العناصر الفردية، مما يتطلب من الطرف الذي يظهر الوضوح إعادة القيام بالعمل الذي تم إنجازه بالفعل في مرجع التقنية الصناعية السابقة.”
وبتطبيق هذه السابقة، رأت المحكمة أن مجلس الإدارة أخطأ في مطالبة Guardian بإظهار أنه كان من الممكن أن يكون لدى الحرفي الماهر الدافع للجمع بين تضخيم RCR وخطوات تسلسل SMRT. أشارت المحكمة إلى أنه لا جدال في أن الفقرة 122 من Travers ‘075 كشفت صراحةً عن تضخيم الأداء متبوعًا بالتسلسل في نموذج واحد. وبما أن المرجع نفسه كشف بالفعل عن الخطوات بالتسلسل المطلوب، فلم يكن من الضروري وجود دافع إضافي للجمع. وجدت المحكمة أيضًا أن حجة UW بأن Guardant لم تقدم هذه الحجة بشكل صحيح إلى مجلس الإدارة غير مقنعة، مشيرة إلى أن التماس Guardant قد استشهد بالتجسيد ذي الصلة في Travers ‘075 باعتباره تعليم الخطوات المتسلسلة.
ورأت الدائرة الفيدرالية أيضًا أن المجلس أخطأ في مطالبة Guardant بإظهار توقع معقول للنجاح. وذكرت المحكمة أن شرط التوقع المعقول للنجاح يشير عادةً إلى احتمالية النجاح في الجمع بين مراجع مختلفة. وبما أن حجة جاردانت اعتمدت على تجسيد واحد من مرجع واحد، لم تجد المحكمة أي أساس لاشتراط إظهار توقع معقول للنجاح في الجمع بين الخطوات. ميزت المحكمة اعتماد UW على في شركة ستيبانموضحًا أن المعيار القانوني في ستيبان ينطبق على مجموعات من المراجع المتعددة أو التجسيدات المتعددة، وهو ما لم يكن هو الحال هنا.
علاوة على ذلك، لم تتناول المحكمة حجة UW البديلة بأن الكشف في Travers ‘075 لم يكن ممكنًا. وقد زعمت UW أنه نظرًا لأن الكشف لم يكن ممكنًا، فلا يمكن الاعتماد عليه من أجل الوضوح. لاحظت المحكمة أن مجلس الإدارة لم يتناول هذه المشكلة في قراره، ومع الإشارة إلى القاعدة ضد معالجة المشكلات التي لم يتم تمريرها أدناه، فقد أعاد القضية إلى مجلس الإدارة للنظر في مسألة التمكين في المقام الأول. لهذه الأسباب، ألغت الدائرة الفيدرالية قرار PTAB وأعادت القضية لمزيد من الإجراءات بما يتوافق مع رأيها
