“من الصعب تجنب الاستنتاج بأن الأغلبية موجودة التنين أنشأت قاعدة واضحة: إذا تقدمت بطلب للحصول على حقوق الملكية الفكرية، سواء قبل أو بعد رفع دعوى قضائية ضدك بتهمة الانتهاك، فإن الإجراء يعتبر طوعيًا، ولن تسترد الرسوم التي أنفقتها في هذا الإجراء.”]/ipw_quote]
في شركة Dragon Intellectual Property LLC ضد شركة Dish Network LLC، – (Fed. Cir.، 20 مايو 2024)، رأت لجنة مقسمة تابعة لمحكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفيدرالية أن المدعى عليه السائد في قضية انتهاك براءات الاختراع “الاستثنائية” لا يمكنه استرداد أتعاب المحاماة التي تم إنفاقها بالتوازي مراجعة بين الأجزاء (حقوق الملكية الفكرية) لأن بدء المدعى عليه في إجراءات حقوق الملكية الفكرية كان “طوعيًا”. من الواضح أن المحكمة رسمت خطًا واضحًا بين تقديم ديش “الطوعي” لمكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي (USPTO) والإيداع “غير الطوعي” المزعوم قيد النظر في قضية الدائرة الفيدرالية عام 1988. أقترح بكل احترام أن القضية السابقة قد تم اتخاذ قرار بشأنها بشكل خاطئ وأنه لا يوجد فرق ذو معنى بين أنماط الوقائع في القضيتين.
2024 التنين قضية
تمت مقاضاة Dish وآخرين بتهمة انتهاك براءات الاختراع في مقاطعة ديلاوير. قدم ديش بعد ذلك التماسًا بشأن حقوق الملكية الفكرية وتم تعليق الدعوى في انتظار نتيجة حقوق الملكية الفكرية، والتي أثبتت نجاحها. في الطعون السابقة، أكدت الدائرة الفيدرالية بطلان المطالبات ورأت أن القضية كانت استثنائية بموجب 35 USC §285 بسبب الإبطال الناجح لمطالبات براءات الاختراع المؤكدة في حقوق الملكية الفكرية. زلة المرجع. في 4.
ولدى البت في طلب الرسوم، رفضت المحكمة المحلية منح الرسوم التي تم تكبدها فيما يتعلق فقط بحقوق الملكية الفكرية. وافقت أغلبية الدائرة الفيدرالية على ذلك، معتبرة أن ديش “تابع طوعًا إجراءات موازية أمام المحكمة [Patent Trial and Appeal] المجلس بدلاً من الدفع بالبطلان أمام المحكمة الجزئية.” بطاقة تعريف. في 8.
زعمت المعارضة أن ديش “أُجبر على الاعتراض على صحة براءات اختراع شركة دراجون ردًا على دعوى الانتهاك التي لا أساس لها من شركة دراجون” و”مارس [its] خيار التقاضي [the] “دفوع البطلان الإيجابية في حقوق الملكية الفكرية.” معارضة في 2. واقترحت أن الوضع قد يكون مختلفًا إذا كان Dish قد بدأ إجراءات حقوق الملكية الفكرية قبل أن ترفع Dragon الدعوى. بطاقة تعريف. كما اعترضت على التوصيف “الموازي” للأغلبية، مشيرة إلى أنه في ضوء الوقف، لم يكن ديش “يرفع دعوى قضائية ضد البطلان، أو أي شيء آخر، بالتوازي في محكمة المقاطعة”. بطاقة تعريف. على الساعة 3.
1988 إن بي جي قضية
أغلبية الدائرة الفيدرالية في التنين وتميز قراره السابق في شركة PPG Indus., Inc. ضد شركة Celanese Polymer Specialities Co., 840 F. 2d 1565 (Fed. Cir. 1988). المحكمة في التنين وذكر أنه في إن بي جي، فقد منحت الرسوم التي تكبدها المدعى عليه في إجراءات إعادة إصدار USPTO:
“…على أساس أن مشاركة المدعى عليه في إجراءات إعادة الإصدار لم تكن “اختيارية” لأن المدعي [in PPG] بدأ إجراءات إعادة الإصدار و”أجبر” المدعى عليه على أداء “نفس نوع العمل بالضبط” الذي كان المدعى عليه يؤديه في المحاكمة أمام المجلس، لذلك “لم يكن أمام المدعى عليه خيار آخر متاح”.
التنين، زلة المرجع. في 9، نقلا عن إن بي جي، 840 ف.2د في 1568.
أقترح بكل احترام أن الأمر أكثر تعقيدًا بعض الشيء.
تعديلات دان
ال إن بي جي لقد تطور الوضع خلال ذروة ما يسمى بـ “تعديلات دان” لبعض لوائح مكتب الولايات المتحدة الأمريكية للبراءات والعلامات التجارية، والتي صدرت تعديلاتها في أواخر السبعينيات. وكان هذا قبل عقود من إجراءات حقوق الملكية الفكرية وحتى قبل ذلك من طرف واحد فحص من جديد. قبل تعديلات دان، وبصرف النظر عن التدخل، لم يكن هناك أي وسيلة فعالة للمتهم المتعدي لإبطال براءة اختراع إلا من خلال دعوى التعدي على محكمة المقاطعة.
أزالت تعديلات دان بعض العوائق أمام تقديم طلب لإعادة إصدار براءة الاختراع. والأهم من ذلك أنه يسمح بالمشاركة في مثل هذه الإجراءات من قبل الكيانات التي تسعى إلى إبطال براءة الاختراع.
وفي وقت قصير، أصبح الغرب المتوحش. سيقدم أصحاب براءات الاختراع طلبات إعادة الإصدار ويسعون إلى الاحتفاظ بقضايا الانتهاك الخاصة بهم. في بعض الحالات، يحث المدعى عليهم المحاكم على إصدار أمر لأصحاب براءات الاختراع بتقديم طلب لإعادة الإصدار. وقد فعلت بعض المحاكم ذلك. وقد شارك بعض المتهمين بفارغ الصبر في هذه الإجراءات. وكان آخرون مترددين، على أمل أن يقوم مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية بإبطال براءة الاختراع دون مدخلاتهم، ولكن إذا لم يفعلوا ذلك، فيمكنهم الحصول على قضمة ثانية من التفاحة في المحكمة عندما يتم رفع الوقف. وحث بعض أصحاب براءات الاختراع القضاة على إصدار أمر للمدعى عليهم بالمشاركة، وقد فعل بعض القضاة ذلك. كان جميع الأطراف قلقين بشأن الالتزام بنتيجة سلبية في إجراءات إعادة إصدار مكتب الولايات المتحدة الأمريكية للبراءات والعلامات التجارية، واتفق البعض على الالتزام بتحفيز القاضي على منح الوقف. في حين أن محكمة الجمارك واستئناف براءات الاختراع كان لها اختصاص استئنافي على إجراءات إعادة الإصدار هذه، لم تكن هناك محكمة ذات اختصاص استئناف مركزي على جميع قضايا انتهاك براءات الاختراع حتى افتتحت الدائرة الفيدرالية للعمل في عام 1982.
في هذه البيئة تم إصدار الرسوم إن بي جي نشأت. وكانت الحقائق واضحة. رفعت PPG دعوى قضائية ضد Celanese بتهمة الانتهاك. أرادت PPG تقديم مرجع للتقنية السابقة أمام مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية. تقدمت بطلب لإعادة الإصدار وطلبت من المحكمة البقاء، وهو الاقتراح الذي قدمه سيلانيز عارض. “وافقت PPG على الالتزام بجميع القضايا التي تم النظر فيها نتيجة إجراءات إعادة الإصدار.” إن بي جي، 840 F.2d في 1566. لا يوجد ما يشير إلى ما إذا كان سيلانيز قد وافق على الالتزام. يجب على المرء أن يعتقد أن المحكمة كانت ستذكر أنها لو وافقت سيلانيز، على الرغم من أنها كانت نقطة خلافية لأن المدعى عليه هو الذي فاز.
على الرغم من أن إن بي جي يشير الرأي إلى أن مشاركة سيلانيز في إعادة الإصدار لم تكن اختيارية، فهي مليئة باللغة التي تشير إلى أنها كانت اختيارية بالفعل. انظر معرف. في 1568 (مع الإشارة إلى أن مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية “سمح” بمشاركة سيلانيز؛ وجادل PPG بأن إجراءات إعادة الإصدار من شأنها أن “تسمح” لكلا الجانبين بالتقديم؛ وتعديلات دان “سمحت” بمشاركة سيلانيز على نطاق واسع).
الدائرة الفيدرالية في إن بي جي “قال: “من الواضح أن الأطراف والمحكمة المحلية يعتزمان استبدال دعوى محكمة المقاطعة بإجراءات إعادة الإصدار.” بطاقة تعريف. في حين أن صاحب براءة الاختراع PPG كان على ما يبدو راضيًا عن هذا الاستبدال، وبينما كانت محكمة المقاطعة راضية على ما يبدو بإزالة قضية براءة الاختراع من جدول أعمالها النشط، إلا أنني لا أرى شيئًا في آراء المحكمة يشير إلى أن المدعى عليه سيلانيز كان له نفس الرأي.
لا يوجد أي اقتراح في إن بي جي أو في التنينمناقشة إن بي جي أن المحكمة قد فعلا أمر سيلانيسي للمشاركة. من المؤكد أنه خلال أيام تعديلات دان تلك، لم يكن من المستغرب أن يأمر القاضي المدعى عليه بالمشاركة في إجراءات إعادة الإصدار. انظر، على سبيل المثال، شركة سعوديدر إندوس ضد شركة كاربورندوم205 USPQ (BNA) 240, 1978 WL 21382 (ND Ohio 1978) (بشأن طلب المدعي بالبقاء في انتظار إجراءات إعادة الإصدار، “المدعى عليه سوف المشاركة في إجراءات طلبات إعادة الإصدار هذه أمام PTO إلى الحد الذي يسمح به القانون أو PTO. “(تم إضافة التأكيد.))
ومن الصعب، إن لم يكن من المستحيل، في هذه المرحلة أن يعرف أي مراقب غير مشارك ما إذا كان سيلانيز قد تعرض لضغوط للمشاركة وهو ما لا ينعكس في الآراء الجافة. ومع ذلك، يمكن للمرء أن يتخيل هذا النوع من الحوار بين المحامي وقاضي المقاطعة حول اقتراح بالبقاء:
القاضي: إذن ماذا يحدث بعد انتهاء إعادة الإصدار؟
المدعي: حسنًا، نحن نوافق على الالتزام بقرار PTO، لذا إذا خسرنا، فسينتهي الأمر.
القاضي: وماذا عن المتهم؟
المدعى عليه: نعتقد أنه سيكون لدينا الحق في رفع دعوى قضائية أمام حضرة القاضي إذا اعتقدنا أن PTO أخطأ في الأمر.
القاضي: حسنًا، سأخبرك أنني سأفكر طويلًا وصعبًا قبل الاختلاف مع الخبراء في PTO. لذا ربما يتعين عليك التفكير طويلًا وصعبًا قبل تفويت فرصة عرض قضيتك أمام PTO.
ماذا بعد؟
ومن الصعب تجنب الاستنتاج بأن الأغلبية في التنين أنشأت قاعدة واضحة: إذا قمت بتقديم طلب للحصول على حقوق الملكية الفكرية، سواء قبل أو بعد رفع دعوى قضائية ضدك بسبب الانتهاك، فإن الإجراء يعتبر طوعيًا، ولن تتمكن من استرداد الرسوم التي أنفقتها في هذا الإجراء. وبالنظر إلى هذا الاستنتاج الواضح، لا يسع المرء إلا أن يتساءل عما إذا كان القضاة يشكلون الأغلبية التنين يعتقد أنه ربما إن بي جي تم تحديده بشكل خاطئ. إذا فعلوا ذلك، فلن يتمكنوا من نقض PPG رسميًا بدون قرار أون بانك قرار؛ لذلك يبدو أنهم أخذوا على محمل الجد الاعتقاد بأن مشاركة سيلانيز في إعادة الإصدار كانت غير طوعية في ظل الحقائق الفريدة لتلك القضية.
ومن وجهة نظري يصعب التوفيق بين القرارين. وفي كلتا الحالتين (على حد علمنا) لم يكن المدعى عليه أمر للمشاركة في إجراءات USPTO، أو مطلوب للقيام بذلك بموجب أي قانون أو لائحة أو حكم محكمة.
بينما كان من الواضح أن Celanese كان تحت بعض الضغط للمشاركة في إعادة إصدار PPG، واجه Dish ضغوطًا لتقديم طلب للحصول على حقوق الملكية الفكرية أيضًا. إذا كانت الدعوى القضائية التي رفعتها شركة دراجون قد وضعت سحابة فوق ديش، كما أشارت الأغلبية، فإن مسار حقوق الملكية الفكرية وعد باتخاذ قرار في غضون عام واحد. التنين، زلة المرجع. في 8. أعطت حقوق الملكية الفكرية Dish عبء إثبات أقل إرهاقًا. انظر معرف. وإذا كان ديش يعتقد أنه سيكون في وضع غير مؤات أمام هيئة المحلفين، فإن حقوق الملكية الفكرية تغلبت على هذا القلق.
صحيح أنه تحت التنينفي بعض الحالات، عندما يتم تقديم حقوق ملكية فكرية ناجحة في وقت مبكر من الدعوى، قد يتم استرداد جزء صغير فقط من إجمالي الرسوم التي أنفقها المدعى عليه. ولكن تجدر الإشارة إلى أن التكلفة الإجمالية لحقوق الملكية الفكرية عادة ما تكون أقل بشكل كبير من تكلفة التقاضي الكامل أمام محكمة المقاطعة. واسترداد الرسوم ليس بالأمر المؤكد أبدًا. إن حقيقة أن حقوق الملكية الفكرية هي استثمار جيد تؤكده حقيقة أن “الغالبية العظمى من مقدمي الالتماسات في مجال حقوق الملكية الفكرية يتم مقاضاتهم من قبل أصحاب براءات الاختراع في مكان آخر قبل تقديم الالتماسات”. التنين، زلة المرجع. الساعة 8 (تنظيف).
حقوق الصورة التي حصلت عليها AdobeStock
اكتشاف المزيد من موقع علم
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
