ليس لدى NPEs أي التزام بوضع علامة بموجب القانون – ويجب أن يمتد ذلك إلى المرخص لهم بتسوية NPE

إحدى المزايا التي يتمتع بها الكيان غير الممارس (NPE) لتحصيل الأضرار من خلال دعاوى انتهاك براءات الاختراع هي أنه لا يوجد التزام بوضع علامة على منتج قبل جمع الأضرار، في حين أن قانون وضع العلامات (35 USC §287) يتطلب من صاحب براءة الاختراع وضع علامة على المنتج رقم براءة الاختراع على التجسيد التجاري لاختراعه (أي المنتج أو الخدمة التي يستخدمها أو يبيعها أو يعرضها للبيع) من أجل تحصيل تعويضات عن الانتهاك. .

ومع ذلك، ماذا يحدث بعد قيام NPE بتسوية قضية انتهاك براءات الاختراع مع المدعى عليه الذي ينتج منتجًا أو خدمة، وكان هذا المنتج أو الخدمة هو الأداة المتهمة في دعوى انتهاك براءات الاختراع؟

ما قالته الدائرة الفيدرالية

تدعم السوابق القضائية الصادرة عن محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفيدرالية أن استرداد الأضرار لا يقتصر على غياب العلامات في حالة عدم وجود منتجات لوضع علامة عليها. Tex.Dig. سيس. ضد شركة Telegenix, Inc.، 308 F.3d 1193، 1220 (Fed. Cir. 2002)، تم نقضه جزئيًا، 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005). علاوة على ذلك، رأت الدائرة الفيدرالية أن قانون وضع العلامات هو مجرد تقييد للتعويضات وليس دفاعًا إيجابيًا:

“وبالتالي فإن المادة 287 تمثل تقييدًا للتعويضات، وليس دفاعًا إيجابيًا. شركة موتورولا ضد الولايات المتحدة، 729 F.2d 765، 770 (Fed. Cir. 1984). إن الامتثال للمادة 287 هو مسألة حقيقة. ماكسويل، 86 F.3d في 1111.

شركة Arctic Cat Inc. ضد Bombardier Recreational Prod. شركة.، 876 F.3d 1350، 1366 (Fed. Cir. 2017.

وبالتالي، طالما أن NPE لا تقدم منتجًا أو خدمة للبيع، فإن الأضرار التي لحقت بـ NPE من خلال التقاضي بشأن انتهاك براءات الاختراع لن تكون محدودة بسبب الفشل في وضع علامة.

ومع ذلك، ينص القانون القضائي أيضًا على أن مؤسسة NPE ملزمة بضمان أن يقوم المرخص له بوضع علامة على منتجاته برقم براءة الاختراع حتى يتمكن NPE من تحصيل التعويضات إذا أنتج هذا المرخص له مقالة محمية ببراءة اختراع. . ال القط القطبي تتعلق القضية بشركة NPE كانت تمارس براءة الاختراع من قبل، ولكنها لم تعد تمارسها، وقد رخصت لطرف ثالث لإنتاج مادة محمية ببراءة اختراع بموجب براءة الاختراع الخاصة بها. شركة القطب الشمالي القط، 950 F.3d في 862. ناقشت اتفاقية الترخيص مع الطرف الثالث على وجه التحديد المواد الحاصلة على براءة اختراع والتي تم ترخيصها.. وجدت الدائرة الفيدرالية أن NPE كان مطالبًا باستخدام وسائل معقولة في مطالبة الطرف الثالث بوضع علامة على منتجاته برقم براءة الاختراع وأن NPE لا يمكنها تحصيل أي تعويضات من دعاوى انتهاك براءات الاختراع حتى تستخدم وسائل معقولة لمطالبة الطرف الثالث بوضع علامة على منتجاتها منتج.

سيناريوهات أخرى

ماذا عن الموقف الذي تقوم فيه شركة NPE بتسوية قضية مع المدعى عليه، لكن المدعى عليه لا يوافق على أنه ينتج مقالًا محميًا ببراءة اختراع لبراءة اختراع NPE أو بموجبها؟ أو حتى حالة لا يعترف فيها المدعى عليه بالانتهاك؟ وقد علقت محكمة مقاطعة واحدة على الأقل على هذا السيناريو وتركت العبء على NPE لإثبات أن المنتج المحدد لم يمارس براءة الاختراع. شركة فينجان ضد شركة Juniper Networks, Inc.، 387 واو. 3د 1004، 1017 (ND كال. 2019)، موفق, 825 F. App’x 922 (Fed. Cir. 2020). ومع ذلك، فنجان كانت القضية في حكم مستعجل حيث كانت هناك ادعاءات بأن المنتج المحدد حصل على براءة الاختراع، وتم تأكيد هذه الادعاءات لاحقًا من قبل هيئة المحلفين.

ولكن ماذا عن الحالة التي يكون فيها التسوية مجرد رغبة في إنهاء الخصومة؟ أو الحالة التي تتم فيها صياغة ترخيص التسوية بين NPE والمدعى عليه الذي لا يعترف بالانتهاك ولا يحدد على وجه التحديد المادة الحاصلة على براءة اختراع والتي سيتم إنتاجها لبراءة اختراع NPE أو بموجبها؟ في مثل هذه الحالة، يجب أن تكون سياسات المادة 287 متوازنة مع الرغبة في حل القضية دون الاعتراف بالانتهاك. على أقل تقدير، يجب على المحاكم أن تشجع سياسة تقلل من عبء حل القضايا بدلاً من زيادتها.

تعترف المحاكم بالفعل بأن ترخيص التسوية هو شيء مختلف عن ترخيص إنتاج مادة محمية ببراءة اختراع يتم التفاوض بشأنها بشكل مستقل. شركة Eidos Display, LLC ضد شركة Chi Mei Innolux Corp.No. 6:11-CV-00201-JRG, 2017 WL 1322550, at *4 (ED Tex. 6 أبريل 2017 (بينما تم استخدام تراخيص التسوية لتقييم الأضرار في التقاضي بشأن براءات الاختراع، إلا أنه لا يتم الحصول على قبولها أبدًا دون تدقيق بسبب المخاطر الكامنة التي تشكلها في تحريف حساب الإتاوات المعقول. يرى ريسكينت, 594 F.3d في 872 (مع ملاحظة أن “حساب الإتاوة الافتراضي المعقول يحدث قبل التقاضي وأن التقاضي نفسه يمكن أن يحرف نتائج التفاوض الافتراضي”). تدرك المحاكم أن رسوم الترخيص التي يتم التفاوض عليها في مواجهة التهديد بارتفاع تكاليف التقاضي قد تتأثر بشدة بالرغبة في تجنب التقاضي الكامل. رود ضد ويستكوت, 130 الولايات المتحدة 152، 164، 9 إس سي تي. 463 [468] (1888). وبالتالي فإن مثل هذه التراخيص قد لا يكون لها أي علاقة بما إذا كانت أطراف التسوية قد اتفقت على حدوث انتهاك. في الواقع، في الماضي، لم تكن اتفاقيات التسوية بشكل عام ذات صلة بتحليل حقوق الملكية “لأنها في المسار المعتاد لا تقدم انعكاسًا دقيقًا لما قد يفعله المرخص الراغب في صفقة تجارية بحتة”. شركة Fenner Invs., Ltd. ضد شركة Hewlett–Packard Co., رقم 6:08–CV–273, 2010 WL 1727916، في *1 (EDTex. 28 أبريل 2010). ولذلك، فإن تراخيص التسوية لا تعد عادةً ترخيصًا لإنتاج مقال حاصل على براءة اختراع، بل هي نهاية للتقاضي.

الغرض من المادة 287

إن سياسة المادة 287 “تخدم ثلاثة أغراض ذات صلة: (1) المساعدة على تجنب التعدي البريء؛ (2) تشجيع أصحاب براءات الاختراع على تقديم إشعار عام بأن المادة حاصلة على براءة اختراع؛ و(3) مساعدة الجمهور على تحديد ما إذا كانت المادة حاصلة على براءة اختراع أم لا. شركة القطب الشمالي القط، 950 F.3d في 865. عندما يكون سبب الفشل في وضع العلامات هو شخص آخر غير صاحب براءة الاختراع، تنظر المحاكم، باستخدام قاعدة تحليل السبب، فيما إذا كان صاحب براءة الاختراع قد بذل جهودًا معقولة لضمان امتثال صاحب الترخيص لمتطلبات وضع العلامات. تتوافق قاعدة العقل مع الغرض من شرط الإشعار البناء – لتشجيع أصحاب براءات الاختراع على وضع علامة على منتجاتهم من أجل تقديم إشعار للجمهور بوجود براءة الاختراع ومنع التعدي الأبرياء. ماكسويل ضد جي بيكر، Inc.، 86 F.3d 1098، 1111-1112 (Fed. Cir. 1996). وبالتالي، فإن الامتثال للمادة 287 هو مسألة حقيقة وليس مسألة قانون. . لذلك، يجب أن يكون NPE عمومًا قادرًا على المطالبة بالامتثال للقسم 287 من خلال التأكيد على أنه لم يبيع منتجًا مطلقًا، وأنه كيان غير ممارس وليس لديه منتجات لوضع علامة عليها، وقد تعهد بجميع المتطلبات القانونية للحصول على تعويضات ما قبل الدعوى، وأن يتم استيفاء جميع الشروط السابقة للتعافي.

نصائح للامتثال في سيناريوهات معينة

• إذا حدد المدعى عليه مادة محددة حاصلة على براءة اختراع مملوكة لطرف ثالث ويدعي أنه يجب وضع علامة عليها، فيجب على NPE أن يدافع أيضًا عن أنه اتخذ خطوات معقولة لضمان وضع العلامات من قبل أي مرخص له ينتج مادة محمية ببراءة اختراع.
• إذا حدد المدعى عليه اتفاقية تسوية بين NPE والمدعى عليه الذي لم يعترف بالانتهاك وحيث لا يوافق المدعى عليه على إنتاج مقال محمي ببراءة اختراع لبراءة اختراع NPE أو بموجبها، فيجب على NPE أن يدافع عن NPE وأسلافه -أبرمت المصالح في تراخيص تسوية مع الكيانات المدعى عليها، ولكن لم يكن من المقرر أن تنتج أي من تراخيص التسوية مادة محمية ببراءة اختراع، لصالح براءات الاختراع الخاصة بالمدعي أو بموجبها. يجب أن يدافع NPE كذلك عن أن الاكتشاف سيُظهر أن NPE وأسلافه في المصلحة قد امتثلوا بشكل كبير للقسم 287 (أ). إذا كان ذلك مناسبًا، يجب على NPE أيضًا الدفع بأن كل الكيانات المدعى عليها في تراخيص التسوية لم توافق على أنها تنتهك براءات الاختراع الخاصة بـ NPE، بما في ذلك براءات الاختراع في الدعوى، وبالتالي لم تدخل في ترخيص التسوية لإنتاج براءة اختراع مقالة لـ NPE أو بموجب براءات الاختراع الخاصة بها. علاوة على ذلك، إلى الحد الضروري والممكن، يجب على NPE أن تطالب بأنها ستقصر تأكيداتها على الانتهاك على مطالبات الطريقة وبالتالي إزالة أي متطلبات لوضع العلامات.
• إذا حدد المدعى عليه منتجًا مزعومًا غير مميز تم إنتاجه لصالح شركة NPE أو بموجب براءات اختراع شركة NPE، فستحتاج شركة NPE إلى تطوير أدلة في الاكتشاف لإظهار أن المنتج المزعوم الذي لا يحمل علامة مميزة لا يمارس براءات الاختراع في الدعوى وأن المدعي قد امتثل بشكل كبير النظام الأساسي لوضع العلامات. يجب على NPE أيضًا أن يدفع، إذا كان هذا صحيحًا، بأن المدعى عليه فشل في تحديد مادة محددة حاصلة على براءة اختراع والتي تنطبق عليها المادة 287 (أ).
• إذا حدد المدعى عليه اتفاقية تسوية يدعي أنها اتفاقية ترخيص تؤدي إلى متطلب وضع علامة، إلى الحد الذي كانت فيه اتفاقية التسوية مجرد إنهاء التقاضي، فيجب على NPE الدفع بأن NPE فهم أن (1) ترخيص التسوية كان نهاية التقاضي بين الكيان المدعى عليه وNPE ولم يكن ترخيصًا حيث كان الكيان المدعى عليه يتطلع إلى بيع منتج بموجب أي من براءات الاختراع الخاصة بالمدعي؛ (2) تم إبرام ترخيص التسوية لإنهاء التقاضي ومنع التقاضي في المستقبل بين NPE والكيان المدعى عليه بسبب انتهاك براءات الاختراع؛ (3) لم يعتقد الكيان المدعى عليه أنه أنتج أي منتج يمكن اعتباره مادة قابلة للحصول على براءة اختراع بموجب 35 USC §287؛ و(4) تعتقد NPE أنها اتخذت خطوات معقولة لضمان الامتثال لـ 35 USC §287 لكل ترخيص تسوية سابق.
• إذا كان ترخيص التسوية يهدف إلى إنهاء التقاضي مع المدعى عليه دون الاعتراف بالمسؤولية، فيجب على NPE الدفع بأن كل ترخيص تسوية تم إبرامه بين الكيان المدعى عليه وNPE قد تم التفاوض عليه في مواجهة التقاضي المستمر، وبينما يعتقد NPE كان هناك انتهاك، ولم يوافق الكيان المدعى عليه على أنه كان ينتهك. وبالتالي، فإن كل ترخيص تسوية سابق يعكس الرغبة في إنهاء التقاضي وعلى هذا النحو لا يتم انتهاك سياسات القسم 287.
• أخيرًا، يجب على NPE أن يدافع عن اعتبارات السياسة الواردة في المادة 287 متقدمة عندما يُسمح للأطراف بتسوية القضايا بحرية دون الاعتراف بالانتهاك وبالتالي لا تتطلب وضع العلامات. ينبغي أن تدافع NPE بأن جميع تراخيص التسوية كانت تهدف إلى إنهاء التقاضي وعدم إنتاج مقال حاصل على براءة اختراع، وبالتالي لا يتم انتهاك سياسات المادة 287. يجب على NPE أن يدافع عن أن الاعتراف بالاختلافات بين ترخيص التسوية لإنهاء التقاضي وترخيص إنتاج مقال حاصل على براءة اختراع يوازن بين 35 USC §286 الذي يسمح باسترداد الأضرار لمدة ست سنوات قبل تقديم الشكوى، و35 USC § 287.

يجب على NPE الذي لديه تراخيص التسوية الحالية أن يكون حذرًا من القسم 287. ومع ذلك، مع المرافعة المناسبة، يمكن تخفيف مخاطر الفصل أو الحد من الأضرار.

مصدر الصورة: إيداع الصور
المؤلف: Aquir014b
معرف الصورة: 71178913