الدائرة الفيدرالية تؤكد عدم أهلية مطالبات براءات الاختراع للتحقق من الخلفية

أكدت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفيدرالية (CAFC) اليوم قرار محكمة مقاطعة تكساس الشرقية بشأن مدينة آنا بولاية تكساس (“المدينة”)، والذي ينص على أن المطالبات الخاصة بنظام برمجي يدير تحقيقات الخلفية قبل التوظيف كانت براءة اختراع غير مؤهلة. كان القرار سابقًا وصاغه القاضي كننغهام.

تمتلك شركة Miller Mendel, Inc. براءة الاختراع الأمريكية رقم 10,043,188، بعنوان “خدمة إدارة التحقيقات في الخلفية”. رفع مندل دعوى قضائية ضد المدينة، زاعمًا انتهاك “المطالبات 1 و5 و15 على الأقل” من براءة الاختراع عبر استخدام قسم شرطة المدينة لمنصة برمجيات Guardian Alliance Technologies (“GAT”). وافقت محكمة المقاطعة على طلب المدينة للحكم على المرافعات بموجب القاعدة 12 (ج) بأن المطالبات غير مؤهلة بموجب المادة 101 ورفضت طلب مندل بإعادة النظر. ومع ذلك، أوضحت المحكمة أن قرارها بموجب القاعدة 12(ج) يبطل فقط المطالبات 1 و5 و15، وليس جميع المطالبات. كما رفضت محكمة المقاطعة طلب المدينة بشأن أتعاب المحاماة.

في الاستئناف، قال مندل إن محكمة المقاطعة أخطأت في الاعتماد على أجزاء من القاعدة 12 (ج) للمدينة والتي كانت خارج نطاق المرافعات. وعلى وجه التحديد، اعتمدت المدينة على إعلان لم يكن جزءًا من المرافعات. قالت هيئة الرقابة المالية والرقابة المالية في مناقشتها حول هذه النقطة إن “محكمة المقاطعة أوضحت أن الإعلان لم يكن ذا صلة بتحليلها لأنها لم تعتمد عليه في تحليلها للمادة 101 ولم تكن ستغير استنتاجاتها”، وبالتالي قالت إنه ليس كذلك كان مطلوبا عكس مقتنع. وأشار الرأي إلى أن محكمة المقاطعة أشارت فقط إلى قسم مذكرة المدينة الذي استشهد بالإعلان في تلخيص الحجج ولم تشر إليه في تحليل أهلية براءة الاختراع. وبغض النظر، قالت هيئة الرقابة المالية، فإن أي خطأ قد يكون حدث بسبب عدم استبعاد الإعلان صراحةً هو أمر غير ضار.

جدارة – أهلية

وفيما يتعلق بالأهلية، قالت هيئة الرقابة المالية الكندية إن لغة المطالبة والمواصفات يؤكدان الاختراع “موجه إلى الفكرة المجردة المتمثلة في إجراء فحص الخلفية”. بينما جادل مندل بأن “طريقة المطالبة 1 لا يمكن توجيهها إلى فكرة مجردة لأن بعض القيود، مثل إرسال الارتباطات التشعبية عبر خطوات البريد الإلكتروني وإنشاء خطوات قائمة مرجعية مقترحة، لا يمكن إجراؤها في العقل أو بالقلم والورق”. لم يتم إقناع CAFC. قال الرأي :

“”[T]إن عدم قدرة العقل البشري على تنفيذ كل خطوة من خطوات المطالبة لا يمنح وحده إمكانية الحصول على براءة اختراع. FairWarning IP, LLC ضد Iatric Sys., Inc., 839 F.3d 1089, 1098 (Fed. Cir. 2016). علاوة على ذلك، فإن اشتراط استخدام الكمبيوتر وحده لا يغير تركيز المطالبة الموجهة نحو فكرة مجردة إلى أخرى موجهة نحو “تحسين محدد لوظائف الكمبيوتر”.

بما يخص أليس وفي الخطوة الثانية، قالت هيئة الرقابة المالية والمالية إنه لا يوجد مفهوم مبتكر، على الرغم من حجة مندل بأنه لا يوجد دليل يوضح أن “”نقل رابط تشعبي لمقدم الطلب إلى عنوان بريد إلكتروني لمقدم الطلب” و”إنشاء قائمة مرجعية مقترحة لقانون واحد أو أكثر” “كانت وكالات التنفيذ المستندة إلى عنوان إقامة مقدم الطلب مفهومة جيدًا وروتينية وتقليدية في الصناعة.” أشارت الدائرة الفيدرالية إلى لغة المواصفات التي وصفت الاختراع بأنه “تلقائي”.[ing] غالبية مهام التحقيق المشترك في الخلفية قبل التوظيف” كدليل على أن مندل نفسه اعترف بأن “مثل هذه المهام كانت روتينية قبل تاريخ الاختراع”.

الاستئناف المتبادل

أما بالنسبة للاستئناف المقابل المقدم من المدينة، فقد أكدت لجنة الرقابة المالية في كاليفورنيا حكم محكمة المقاطعة بأنه ليس لها اختصاص قضائي على المطالبات بخلاف المطالبات 1 و5 و15 لأن مندل قام بتضييق نطاق المطالبات المؤكدة في ردها على الاقتراح 12(ج). “نظرًا لأن ميلر مندل قام بتضييق نطاق المطالبات المعنية إلى المطالبات 1 و5 و15 وكان الطرفان يعرفان المطالبات محل النزاع قبل أن تحكم المحكمة في طلب الحكم على المرافعات، فإن محكمة المقاطعة لم يكن لها اختصاص على المطالبات غير المؤكدة قال الرأي: “المطالبات في براءة الاختراع رقم 188”.

وجادلت المدينة أيضًا بأن محكمة المقاطعة أخطأت بإعطاء وزن لـ “غياب سوء سلوك التقاضي” في قرارها بعدم اعتبار القضية استثنائية ومنح أتعاب المحاماة. رفضت لجنة الرقابة المالية هذه الحجة، فضلاً عن ادعاء المدينة بأن محكمة المقاطعة كان ينبغي أن تعطي وزناً أكبر لموقف البطلان “الضعيف بشكل استثنائي” الذي قدمه مندل. وأوضح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم:

“في ظل الوقائع المحددة لهذه القضية، تصرفت محكمة المقاطعة وفقًا لتقديرها في العثور على أن “ميلر مندل كان له الحق في الاعتقاد بأن براءة الاختراع رقم 188 كانت صالحة بعد فحصها والسماح بها من قبل مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية” ومن ثم ممارسة حقوق براءات الاختراع الخاصة بها. “

رفضت لجنة الرقابة المالية أيضًا حجة المدينة بأن مندل ضغط بشكل غير مبرر على عملاء البرامج المخالفة المزعومة وأنها “أساءت تمثيل الوضع والأحداث في الدعاوى القضائية المختلفة المرفوعة أمام الصناعة”.