هل يمكن لعقود قانون الولاية أن تحد من الحق في الإصلاح حتى عند استنفاد حماية براءات الاختراع؟

لقد أثبتت المحاكم الأمريكية منذ فترة طويلة أن مالك منتج محمي من قبل براءة اختراع أمريكية له الحق في إصلاح المنتج بموجب مبدأ استنفاد براءات الاختراع (ويعرف أيضًا باسم مبدأ البيع الأول) ، والذي يتم بموجبه يتم تفسير الحق في الإصلاح بشكل عام على أنه حق واسع جدًا بموجب قانون براءات الاختراع الأمريكي. قد يواجه مشتري المنتج الحاصل على براءة اختراع بعض القيود (على سبيل المثال ، منع إعادة بناء العنصر الذي يتجاوز عمليات الإصلاح البسيطة البسيطة) ، لكن المحاكم الإجمالية حددت معظم التعديلات تحت فئة الإصلاح. يشمل هذا الحق في الإصلاح الحق في اختيار من يقوم بإصلاح المنتج. ولكن ماذا يحدث عندما يتم شراء المنتج بموجب عقد يتضمن قيودًا على الحق في الإصلاح ، مثل مطالبة المشتري باستخدام مالك براءات الاختراع فقط للإصلاحات أو حظر الإصلاح تمامًا؟

السوابق القضائية ، قانون الولاية ، الاستبق

في عام 2017 ، قضت المحكمة العليا في الانطباع Prods. ، Inc. ضد Lexmark Int’l ، Inc.، 581 US 360 ، 137 S. Ct. 1523 ، 198 ل. إد. 2d 1 (2017) أن العقود التي تقيد الحق في الإصلاح لا يمكن تطبيقها على نظرية انتهاك براءات الاختراع. واصلت المحاكم منذ ذلك الحين تأكيد مدى حقوق الإصلاح. على سبيل المثال ، في Karl Storz Endoscopy-Am. ، Inc. v. Steris Instrument Mgmt. Servs. ، Inc.، 603 F. Supp. 3D 1111 (nd ala. 2022) ، قضت محكمة محلية بأن الحق في الإصلاح المحمي من شركات انتهاك براءات الاختراع التي حلت محل العدسات الزجاجية للمنظار الجراحي الحاصلة على براءة اختراع. علاوة على ذلك ، على مدى السنوات الثلاث الماضية ، كان هناك تحول تشريعي كبير حيث سنت العديد من الولايات قوانين تحمي الحق في الإصلاح. على الرغم من أن هذا التحول كان مفيدًا للمشترين ، فقد يكون لهذا الاتجاه القانوني تأثيرات ضارة على ابتكارات التقنيات المعقدة ، وخاصة أولئك الذين لديهم استثمارات كبيرة مقدمة مثل الأجهزة الطبية. يثبت القانون الفيدرالي بشكل جيد أن العقود التي تحد من الحق في الإصلاح غير قابلة للتنفيذ بموجب نظرية القانون الفيدرالي المتمثلة في انتهاك براءات الاختراع. ومع ذلك ، فإن تأثير قانون الولاية ، الذي يحكم عادة خرق مطالبات العقد ، على الحق التعاقدي في إصلاح القيود لا يزال غير مستقر. في كثير من الأحيان ، يمكن أن تساعد عقود قانون الولاية التي تحد من الحق في الإصلاح في تحقيق توازن تنافسي من خلال ضمان أن نطاق احتكار براءات الاختراع يبقى محددًا جيدًا ومحدودًا مع منع المنافسين من الاستفادة من الجهود المبتكرة للآخرين تحت ستار الإصلاحات البسيطة.

لقد تم تسويته جيدًا أن عقدًا يمد بشكل قانوني الفترة الممنوحة من براءة الاختراع غير قابلة للتنفيذ بسبب استغناء قانون براءات الاختراع الفيدرالي. Brulotte v. Thys Co.، 379 US 29 ، 85 S. Ct. 176 ، 13 L. Ed. 2d 99 (1964). ومع ذلك ، فإن الحق في الإصلاح ليس حقًا ممنوعًا بشكل قانوني ، وبالتالي ، يبقى السؤال حول ما إذا كانت العقود التي تغير الحق في الإصلاح تستبعد عقيدة استنفاد البراءة ، والتي يتم إنشاؤها قضائيًا. أي ما إذا كان الاستباق سوف ينطبق على العقود المفروضة بموجب قانون الولاية. عند النظر في الاستباق ، قد يكون أحد العوامل المحددة هو ما إذا كان يتم بيع المنتج بموجب عقد أو مرخص فقط بموجب عقد يحد من الحق في الإصلاح.

كمسألة أولية ، لا يعني استقرار قانون براءات الاختراع بالضرورة أن العقود الخاصة لا يمكن أن تنطبق أبدًا على أي قيود على العناصر الحاصلة على براءة اختراع. في Mallinckrodt ، Inc. ضد Medipart، Inc. ، 976 F.2d 700 (Fed. Cir. 1992) وقضايا أخرى ، أشارت المحكمة إلى أنه في بعض الحالات على الأقل ، يمكن أن تطبق العقود قيودًا على المقالات الحاصلة على براءة اختراع.

وبالتالي ، من ناحية ، قد تكون المحكمة أكثر عرضة لتحديد أن السوابق القضائية الفيدرالية التي تحكم الحق في إصلاح حقوق عقد قانون الولاية على أساس أن القانون الفيدرالي يعالج “بيع” المنتج على وجه التحديد. وبعبارة أخرى ، يكون القانون الفيدرالي واضحًا أنه في حالة بيع المنتج الحاصل على براءة اختراع ، لم يعد المنتج الحاصل على براءة اختراع ضمن حدود احتكار براءة الاختراع. على هذا النحو ، يحكم القانون الفيدرالي الحالات التي يتم فيها بيع منتج حاصل على براءة اختراع وسوف يستبق محاولات العقد بموجب قانون عقود الولاية لالتقاط حقوق براءات الاختراع التي تتخلى عنها من خلال بيع المنتج الحاصل على براءة اختراع. من ناحية أخرى ، يستمد الاستباق من فكرة أن القانون الفيدرالي يستبق قانون الولاية عندما يعوق قانون الولاية أهداف الكونغرس. على عكس وجود براءة اختراع بحد ذاته ، يمكن القول إن الحق في الإصلاح ليس حقًا في الكونغرس. على هذا النحو ، لن ينطبق قبالة قانون عقود الدولة ، وبالتالي ، سيكون من المعقول أن نستنتج أنه في بيع منتج حاصل على براءة اختراع ، يمكن لمالك براءة الاختراع أن يحد من الحق في الإصلاح بموجب العقد وإنفاذ هذا الحد من خلال خرق العقد سبب الدعوى.

العقود الخاصة وبراءات الاختراع

يركز أحد الحالات على قضايا قانون براءات الاختراع بخلاف حقوق الإصلاح ، لكن القضايا تساعد في توفير وضوح إضافي. وضعت هذه القضايا اختبارًا لتحديد استرداد قانون براءات الاختراع لعقد خاص ، لأن المحاكم قد قضت ، في بعض الحالات المحدودة ، بأنه يُسمح للعقود الخاصة بتقييد المواد الحاصلة على براءة اختراع. لا يستبعد قانون براءات الاختراع سوى العقود الخاصة عندما يمتد العقد بشكل غير قاطع احتكار براءات الاختراع إلى ما وراء المنحة القانونية. Brulotte v. Thys Co.، 379 US 29 ، 85 S. Ct. 176 ، 13 L. Ed. 2d 99 (1964). هذا مستمد من فكرة أن “مسألة ما إذا كان القانون الفيدرالي يستبق قانون الولاية” ينطوي على النظر في ما إذا كان هذا القانون “يمثل عقبة أمام إنجاز وتنفيذ الأغراض الكاملة وأهداف الكونغرس” فيما يتعلق بنظام براءات الاختراع. Aronson v. Quick Point Pencil Co.، 440 US 257 ، 99 S. Ct. 1096 ، 59 L. Ed. 2d 296 (1979).

في منتجات الانطباع، لم تطرح المحكمة العليا مرة أخرى هذه القضية ، ولكن ليس مباشرة. قضت المحكمة بأن سبب انتهاك براءات الاختراع لم يكن متاحًا لبراءة الاختراع الذي حاول تقييد الحق في الإصلاح أثناء بيع منتج حاصل على براءة اختراع. ومع ذلك ، ناقشت المحكمة لفترة وجيزة فقط خرق قانون الولاية لقضايا العقد لأن خرق العقد لم يكن سبب الدعوى في القضية ، فقط انتهاك براءات الاختراع. يبدو أن Dicta المختلفة طوال رأي المحكمة تقر بأنه حتى في قضية براءات الاختراع ، يمكن معالجة بعض الحقوق بين براءة الاختراع والمشتري “من خلال العقود” و “قابلة للتنفيذ بموجب قانون العقد”. تشير هذه الديكتا إلى أنه يمكن أن يكون سبب العقد لاتخاذ إجراء وتطبيقه.

لا يزال بإمكان المحكمة أن تجد حظرًا تعاقديًا على الحق في الإصلاح غير القابل للتنفيذ في ظل نظرية مفادها أنها عبارة عن ضبط على التجارة ، في أعقاب التفكير في نظرية الإرهاق في قانون براءات الاختراع (ومؤسسةها الأساسية التي تحظر “القيود على الاغتراب”). لكن، منتجات الانطباع أشار عدة مرات إلى قضية قانون العقود وتنفيذ القيود بموجب قانون العقد. التفسير الأقوى هو ذلك منتجات الانطباع يؤدي إلى حظر العقد على الحق في إصلاح كونه قابلاً للتنفيذ بموجب قانون العقد على الرغم من أن البراءة لن يكون لها سبب دعوى بموجب قانون براءات الاختراع.

أحد التحذيرات التي ألقاها أعلاه هو أن هذا التحليل سيتغير إذا تم ترخيص المنتج الحاصل على براءة اختراع فقط ولم يتم بيعه. كل ما سبق مبنية على بيع المنتج. بدلاً من ذلك ، إذا تم ترخيص المنتج ، فمن المرجح أن يكون مالك براءات الاختراع في وضع أفضل لتأكيد خرق العقد.