توضح الدائرة الفيدرالية السابقة المتعلقة بالفن السابق لما قبل AIA “من قبل شخص آخر” – IPWatchdog.com
“[W]عندما يكون الاختراع المحمي ببراءة نتيجة عمل مخترعين مشتركين، فإن أجزاء الكشف المرجعي المعتمدة يجب أن تعكس العمل الجماعي لنفس الكيان الابتكاري المحدد في براءة الاختراع ليتم استبعاده باعتباره حالة تقنية صناعية سابقة.” – الدائرة الفيدرالية
أصدرت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفيدرالية (CAFC) قرارًا أوليًا يوم الخميس، موضحًا جزئيًا سابقتها بشأن تفسير “من قبل الآخرين” أو “من قبل شخص آخر” بموجب قانون الاختراعات السابق لأمريكا (AIA) 35 USC §§ 102 (أ)، (هـ). وقد كتب الرأي القاضي لين.
استأنفت شركة Merck Serono قرارين صادرين عن مجلس محاكمة براءات الاختراع والاستئناف (PTAB) بشأن مطالبات براءات الاختراع الأمريكية رقم 7,713,947 و8,377,903 الخاصة بشركة Merck بأنها غير قابلة للحصول على براءة اختراع في إجراءات المراجعة المشتركة بين الأطراف (IPR) التي رفعتها شركة Hopewell Pharma Ventures. ووجد المجلس أن المطالبات غير قابلة للحصول على براءة اختراع كما هو واضح في مزيج من مرجعين للتقنية السابقة، “Bodor” و”Stelmasiak”.
تحمل براءات الاختراع عنوان “نظام Cladribine لعلاج التصلب المتعدد” وقد تم اختراعهما بشكل مشترك من قبل أربعة مخترعين محددين: د. دي لوكا، يثير، مونافو، ولوبيز-بريسناهان. في حين زعمت شركة ميرك أن مرجع بودور لم يكن فنًا سابقًا لأن المخترع دي لوكا “قدم مساهمة ابتكارية لنظام الأسطر الستة الذي يظهر في بودور”، قرر المجلس أن شركة ميرك فشلت في تقديم أدلة موثوقة تثبت ذلك.
أشار محضر اجتماع أغسطس 2003 الذي عقدته شركة Serono SA، والتي استحوذت عليها شركة Merck، إلى مشاركة ثلاثة من المخترعين الأربعة المذكورين في براءات الاختراع المرفوعة: الدكاترة. Lopez-Bresnahan، وYthier، وMunafo، بالإضافة إلى أعضاء فريق في شركة IVAX، التي اشتركت معها Serono، بما في ذلك الدكتور Dandiker، أحد مؤلفي مرجع Bodor. الدكاترة. في نهاية المطاف، قام بودور ودانديكر بتقديم طلب بودور الدولي، والذي تم نشره في 14 أكتوبر 2004.
تم تقديم الطلبات الأصلية لبراءات الاختراع المعنية في الاستئناف في ديسمبر 2004 وتم إصدارها في عامي 2010 و2013. وبعد ذلك قدمت شركة هوبويل فارما التماسًا إلى PTAB للحصول على حقوق الملكية الفكرية لكلتا براءتي الاختراع، بحجة أنهما كانا واضحين بالنسبة لـ Bodor وStelmasiak. وافق مجلس الإدارة، وحكم جزئيًا على أن Bodor كانت تقنية سابقة لأنه “لا يوجد تداخل في الوجه بين المخترعين أو المتنازل لهم عن Bodor وبراءة اختراع 947.”
قام مجلس الإدارة بتحويل عبء الإنتاج إلى شركة ميرك للتقدم بالأدلة التي تدعم حجتها بأن بودور لا ينبغي أن يكون فنًا سابقًا، لكنه رأى في النهاية أنها لم تفي بهذا العبء، بعد أن فشلت في “إنتاج[] الوثائق والشهادة [showing] “أدلة موثوقة ومؤكدة على أن المخترع دي لوكا، المسمى في براءة اختراع 947، قدم مساهمة مبتكرة في نظام الخطوط الستة الذي يظهر في بودور.”
وقد جادلت شركة ميرك جزئيًا بأن “الكشف عن مرجع لاختراع مجموعة فرعية من المخترعين غير مؤهل باعتباره حالة فنية سابقة ضد اختراع جميع المخترعين”، لكن مجلس الإدارة رفض هذه الحجة. علاوة على ذلك، قال مجلس PTAB إنه حتى لو أثبتت شركة ميرك مساهمتها الابتكارية، نظرًا لأن بودور ودانديكر، اللذين لم يتم ذكر اسميهما كمخترعين في براءات الاختراع، “على الأقل مخترعان مشاركين لجميع الأجزاء المطبقة” من بودور، فإن المرجع لا يزال “من قبل شخص آخر” ويؤهل باعتباره حالة تقنية صناعية سابقة.
انتهزت لجنة الرقابة المالية CAFC الفرصة لتوضيح أسبابها فيما يتعلق بمتى يتم اعتبار مرجع التقنية السابقة “من قبل شخص آخر” بموجب النظام الأساسي. وأوضحت المحكمة: “في حين أن معنى العبارة القانونية “من قبل شخص آخر” يكون واضحًا عندما يتعلق الأمر بمخترع واحد فقط، فإن معناها يصبح أقل وضوحًا عندما يكون اختراع مخترعين مشتركين محل نزاع”.
اعتمدت شركة ميرك على مقتطف من قرار لجنة الرقابة المالية في كاليفورنيا (CAFC) في شركة Applied Materials, Inc. ضد Gemini Res. شركة، 835 F.2d 279 (Fed. Cir. 1987) للقول بأن “الكشف الذي اخترعه عدد أقل من جميع المخترعين المذكورين لبراءة اختراع… يجب أن يُعامل بشكل صحيح على أنه “عمل خاص بالفرد”، وبالتالي يتم استبعاده من حالة التقنية الصناعية السابقة.” في المواد التطبيقيةقالت المحكمة إن “حقيقة أن الطلب قد سمّى كيانًا ابتكاريًا مختلفًا عن براءة الاختراع لا يجعل بالضرورة تلك البراءة حالة تقنية صناعية سابقة.”
هوبويل، من ناحية أخرى، يعتمد على قضية عمرها 60 عامًا، في إعادة الأرض، 368 F.2d 866، 877 (CCPA 1966)، قال إن “الكشف المسبق لا يُستبعد إلا من حالة التقنية الصناعية السابقة كعمل صاحب براءة الاختراع عندما تكون هناك هوية كاملة للكيان الابتكاري بين مخترعي الكشف الذي يتم الاعتماد عليه وبراءة الاختراع المطعون فيها.”
اتفقت المحكمة في النهاية مع هوبويل. رغم اعترافه بـ “ضعف الاستدلال”. أرض أمام المحكمة، قامت بتفصيل السوابق القضائية الأحدث التي تدعم وجهة نظر هوبويل وقالت إنها لا تستطيع قبول حجج ميرك. وأوضحت المحكمة:
“إن السوابق القضائية لدينا – على وجه الخصوص، لاند – تمنع اعتمادنا لحجة السياسة التي قدمتها شركة ميرك. وكما توضح تلك الحالات، لكي لا تكون الإشارة “من قبل شخص آخر”، وبالتالي غير متاحة كتقنية سابقة بموجب المادة 102 (هـ) من قانون ما قبل AIA، فإن الكشف في المرجع يجب أن يعكس عمل مخترع براءة الاختراع المعنية. وهذا واضح بما فيه الكفاية عندما يكون هناك مخترع واحد. وما يجب أن يكون واضحًا أيضًا هو أنه عندما يكون الاختراع المحمي ببراءة نتيجة عمل مخترعين مشتركين، فإن يجب أن تعكس أجزاء الكشف المرجعي المعتمد عليها العمل الجماعي لنفس الكيان الابتكاري المحدد في براءة الاختراع ليتم استبعاده باعتباره حالة تقنية سابقة. ويجوز أن يتم هذا العرض من قبل عدد أقل من جميع المخترعين ولكن مع ذلك يجب أن يثبت العمل المشترك لهم جميعًا لتجنب اعتباره عملاً “لآخر” بموجب النظام الأساسي. أي تناقض في الكيان الابتكاري بين المخترعين ذوي المرجع السابق والمخترعين في مطالبة براءة الاختراع يجعل الكشف المسبق “من قبل شخص آخر”، بغض النظر عما إذا كان المخترعون أم لا. يتم طرحها من براءة الاختراع أو إضافتها إليها.”
ومضت لجنة الرقابة المالية في رفض الحجج الإضافية التي قدمتها شركة ميرك بأن حكم المحكمة “يتعارض مع العديد من أحكام دليل إجراءات فحص براءات الاختراع (‘MPEP’)، وأن مجلس الإدارة أخطأ بعدم منح شركة ميرك فرصة لتقديم الحجج والأدلة الدحضية، كما هو مطلوب بموجب قانون الإجراءات الإدارية (‘APA’)”. وأشار الرأي إلى بيان سابق أشار فيه إلى “[t]o إلى أي مدى تصف MPEP السوابق القضائية الخاصة بنا بشكل مختلف، فإن هذا التفسير لا يتحكم “وأشار أيضًا إلى توضيح اللغة في MPEP فيما يتعلق بالوضع المطروح. منذ أرض يتحكم التعريف القانوني لـ “من قبل الآخرين” أو “من قبل شخص آخر”، فاللغة المخالفة في MPEP لا تكفي للادعاء بعدم المعرفة بالقاعدة. وبما أن MPEP تشرح تطبيق القاعدة في هذه الظروف، فقد كان لدى شركة ميرك إشعار كافٍ.
أخيرًا، فيما يتعلق بحجة شركة ميرك بأن مجلس الإدارة أخطأ في عدم العثور على دي لوكا مخترعًا مساهمًا ومطالبة شركة ميرك بإظهار “المساهمة المحددة التي قدمها ديلوكا”، قالت لجنة الرقابة المالية أن طلب مجلس الإدارة كان ضمن “قاعدة العقل” وأنه “ليس هناك شك” في أن مجلس الإدارة أخذ في الاعتبار جميع الأدلة عند إجراء تقييمه. ورفضت المحكمة أيضًا حجة شركة ميرك بأن مجلس الإدارة قام بشكل خاطئ بتحويل عبء الإقناع إلى شركة ميرك، مشيرة إلى أن “مجلس الإدارة لم ينقل سوى عبء الإقناع صراحةً” إنتاج إلى ميرك.”
ثم واصلت المحكمة الحكم بأن الأدلة الجوهرية تدعم تحليل الوضوح الذي أجراه PTAB وأن جميع المطالبات المعنية كانت بالتالي غير قابلة للحصول على براءة اختراع باعتبارها واضحة.
