إرشادات عملية حول كيفية استخدام هذه الأداة النادرة ولكنها مفيدة

يظل مجلس الاستئناف والمحاكمة بشأن براءات الاختراع (PTAB) مكانًا شعبيًا ومزدحمًا لمراجعة براءات الاختراع بعد منحها. ومن المعروف أن هذه الإجراءات أسرع، وبموجب القانون، فإنها تسمح باكتشاف أقل من قضايا براءات الاختراع في محاكم المقاطعات. ولذلك، قد لا يفكر المتقاضون في PTAB في مذكرات الاستدعاء المحتملة لأطراف ثالثة، والتي يمكن أن تستغرق وقتًا وجهدًا كبيرًا للحصول عليها. ومع ذلك، فمن الممكن الحصول على أمر استدعاء في قضية PTAB. في ظروف معينة، يمكن أن يكون أمر الاستدعاء من PTAB أداة مفيدة لدعم قضيتك في PTAB، ولكن هناك إجراءات محددة يجب اتباعها لإصدار أمر الاستدعاء هذا وتنفيذه بشكل صحيح. يعد الالتزام الدقيق بهذه الإجراءات ضروريًا للحصول على الاكتشاف المطلوب.

الاستخدامات العملية لمذكرات الاستدعاء PTAB

يمكن استخدام مذكرات الاستدعاء PTAB بعدة طرق. على سبيل المثال، إذا لم يعد أحد الشهود المهمين، مثل المخترع، تحت سيطرة مالك براءة الاختراع، فقد يتم استخدام أمر استدعاء PTAB لإجبار الشهادة المطلوبة. انظر شركة Mitsubishi Plastics, Inc. ضد Celgard, LLC، IPR2014-00524 (الورقة 44) (13 أبريل 2015) (السماح باستدعاء شاهد مالك براءة الاختراع الذي ترك عمل مالك براءة الاختراع). قد يكون اكتشاف الطرف الثالث مناسبًا أيضًا، على سبيل المثال، لتحديد الطرف الحقيقي صاحب المصلحة (RPI) في إجراءات PTAB. انظر قضية فارموالد ضد باركرفيجن، Inc.، IPR2014-00946 (الورقة 36) (9 يونيو 2015) (السماح بتقديم طلب استدعاء بخصوص مشكلة RPI، على الرغم من عدم الموافقة على الاقتراح في النهاية). قد تلعب مذكرات الاستدعاء أيضًا دورًا عندما يكون الدليل الذي يثبت تواريخ معينة في حوزة طرف ثالث، كما هو الحال إذا كان مقدم الالتماس يسعى إلى تحديد تاريخ نشر مستند أعده طرف ثالث. انظر Coastal Indus., Inc. ضد Shower Enclosures Am., Inc., IPR2017-00573 (الورقة رقم 27) (20 فبراير 2018) (منح أمر استدعاء لموظف أرشيفات الإنترنت فيما يتعلق بإصدار التاريخ).

مذكرات الاستدعاء PTAB نادرة

على الرغم من إنشاء قانون الاختراعات الأمريكية (AIA) لمجلس PTAB منذ أكثر من عقد من الزمان، إلا أن طلبات الحصول على مثل هذه مذكرات الاستدعاء كانت نادرة نسبيًا. تظهر عمليات البحث في Docket Navigator أكثر من عشرين طلبًا من هذا القبيل تتعلق باكتشاف طرف ثالث خلال السنوات الثلاث الماضية، على الرغم من تقديم أكثر من 1000 مسألة PTAB كل عام. علاوة على ذلك، هناك ندرة في السوابق القضائية للمحاكم الفيدرالية بشأن هذا الموضوع. وكما لاحظ القاضي دوناهيو في المنطقة الوسطى من كاليفورنيا مؤخرًا، فإن بعض الدوائر (بما في ذلك الدائرة التاسعة) لم تتعامل أبدًا مع القانون الذي يجوز بموجبه إصدار مذكرات الاستدعاء PTAB، 35 USC §24. شركة Waterdrop Microdrink GmbH ضد شركة Qingdao Ecopure Filter Co., المحدودة., No. 2:23-MC-00123-JLS-PD, 2024 WL 277461, at *4 (CD Cal. 18 يناير 2024). وينشأ جزء كبير من السوابق القضائية المحدودة فيما يتعلق بهذه القضية في سياق إجراءات مجلس محاكمة العلامات التجارية والاستئناف (TTAB)، وليس PTAB.

إن هذا الافتقار إلى السلطة بشأن هذه المسألة يجعل من الضروري على الممارسين التأكد من امتثالهم الصارم للمتطلبات القانونية للحصول على أمر استدعاء من PTAB. مع الجدول الزمني المضغوط لإجراءات PTAB، يمكن أن يؤدي أي خطأ إلى التأخير وقد يؤدي إلى فقدان فرصة الحصول على الاكتشاف قبل استحقاق تقديم PTAB.

كيفية الحصول على أمر استدعاء PTAB

الخطوة الأولى: ترخيص PTAB

يقتصر الاكتشاف في PTAB عادةً على الإفصاحات الأولية و”الاكتشاف الروتيني” الذي يتكون من المستندات المذكورة في الأوراق أو الشهادات، والاستجواب المضاد للشهادة الخطية، و”المعلومات ذات الصلة التي لا تتفق مع الموقف الذي قدمه الطرف أثناء الإجراءات”. يرى 37 CFR §42.51(أ)-(ب). وبخلاف ذلك، يقتصر الاكتشاف الإضافي على ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين أو عن طريق الحركة، حيث يظهر المتحرك أن الاكتشاف الإضافي “في مصلحة العدالة”. يرى 37 CFR §42.51(ب)(2)؛ 35 USC §316(أ)(5) (الاكتشاف في بين الأجزاء تقتصر المراجعات على إيداع الشهود الذين يقدمون إفادات و”ما هو ضروري لمصلحة العدالة”).

يقع أمر الاستدعاء خارج نطاق الاكتشاف “الروتيني” المسموح به؛ ولذلك، لمتابعة أمر الاستدعاء، يجب على الطرف تقديم طلب للحصول على ترخيص لاستدعاء الاستدعاء إلى PTAB. يرى §42.52(أ) من قواعد ممارسة المحاكمات أمام مجلس محاكمة واستئناف براءات الاختراع ومجلس المراجعة القضائية لمحاكمة واستئناف براءات الاختراع (“”[a] يجب على الطرف الذي يسعى لإجبار الشهادة أو تقديم المستندات أو الأشياء تقديم طلب للحصول على ترخيص”). ويجب أن يصف هذا الاقتراح أهمية الشهادة أو الدليل، وكذلك اسم الشاهد أو طبيعة المستند أو الشيء المطلوب. يرى §42.52(أ)(1)-(2). هناك متطلبات إضافية إذا كان الدليل أو الشاهد خارج الولايات المتحدة. يرى §42.52(ب).

في طلب الترخيص، يجب على الطرف أن يثبت أن الاكتشاف المطلوب يخدم مصلحة العدالة. ينظر PTAB إلى الخمسة غارمين عوامل لتحديد ما إذا كان الاكتشاف الإضافي في مصلحة العدالة. شركة Garmin Int’l, Inc. ضد شركة Cuozzo Speed ​​Techs. ذ م م، IPR2012-00001، الورقة 26 في 6-7 (PTAB. 5 مارس 2013) (سابقة). الخمسة غارمين العوامل هي:

(1) ما إذا كان هناك أكثر من احتمال ومجرد ادعاء بأنه سيتم اكتشاف شيء مفيد؛

(2) ما إذا كانت الطلبات تسعى إلى الحصول على مواقف التقاضي للطرف الآخر والأساس الأساسي لتلك المواقف؛

(3) ما إذا كان الطرف المتحرك لديه القدرة على توليد معلومات معادلة بوسائل أخرى؛

(4) ما إذا كان الطرف المتحرك قد قدم تعليمات يسهل فهمها؛ و

(5) ما إذا كانت الطلبات مرهقة للغاية.

يجب أن يكون الطرف الذي يسعى لاستصدار أمر الاستدعاء مستعدًا لتقديم حجج مقنعة بشأن كل عامل من هذه العوامل من أجل الحصول على إذن لاستدعاء الاستدعاء من PTAB.

الخطوة 2: الامتثال لـ 35 USC § 24

بمجرد الحصول على ترخيص PTAB لإصدار أمر استدعاء، لا يتم إنجاز عمل الطرف. يجب على الحزب بعد ذلك استخدام المحاكم الفيدرالية للحصول على أمر الاستدعاء الذي أذن به PTAB حتى يمكن تقديمه إلى الطرف الثالث. 35 USC § 24 يحدد عملية محددة يمكن من خلالها لطرف في إجراءات PTAB الحصول على أمر استدعاء من المحكمة الفيدرالية:

يجب على كاتب أي محكمة بالولايات المتحدة في المنطقة التي سيتم فيها أخذ الشهادة لاستخدامها في أي قضية متنازع عليها في مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية، بناءً على طلب أي طرف فيها، إصدار أمر استدعاء لأي شاهد يقيم أو يتواجد داخل تلك المحكمة. المنطقة، وأمره بالمثول والإدلاء بشهادته أمام ضابط في تلك المنطقة مخول بتلقي الإفادات والإفادات، في الوقت والمكان المذكورين في أمر الاستدعاء.

بعد أن تصدر محكمة المقاطعة أمر الاستدعاء، تنطبق الأحكام القياسية للقواعد الفيدرالية للإجراءات المدنية فيما يتعلق بحضور الشهود وتقديم المستندات والأشياء. يرى 35 USC § 24. تتمتع المحكمة الفيدرالية التي أصدرت أمر الاستدعاء أيضًا بسلطة تنفيذ أمر الاستدعاء من خلال ممارسة الحركة. بطاقة تعريف.

والجدير بالذكر أنه في حين أن هذا القانون يشير فقط إلى “الشهادة”، فمن غير المرجح أن تكون المستندات التي لا تحتوي على شهادة ذات فائدة في إجراءات PTAB دون توثيق الشهادة. لكن على الأقل، رأت الدائرة العاشرة، في وجهة نظر ضيقة، أن أمر استدعاء منفصل للإيداع ليس كذلك مطلوب للحصول على الوثائق. انظر شركة إل إنكانتو ضد شركة هاتش تشيلي، Inc. 825 F.3d 1161، 1167 (الدائرة العاشرة، 2016). ومع ذلك، يبدو أنه لا يعفي المتقاضين من أي من المتطلبات الأخرى الواردة في المادة 24، كما هو موضح أدناه.

أفضل الممارسات لإصدار وتنفيذ مذكرات الاستدعاء PTAB

هناك عدد من المزالق التي قد تواجهها الأطراف في العملية المذكورة أعلاه. ومن الضروري أن تتبع الأطراف الإجراءات عن كثب وبعناية في كل خطوة على الطريق. نظرًا لتوقيت إجراءات PTAB، فإن أي تأخير أو أخطاء في الحصول على الاكتشاف يمكن أن تكون قاتلة للجهد المبذول.

في البداية، يجب على الأطراف أن تقدم عرضًا قويًا وشاملاً في كل منها غارمين العوامل المبينة أعلاه. رفض PTAB طلبات إصدار مذكرات الاستدعاء، على سبيل المثال، عندما لم يتصل الطرف بطرف ثالث لمعرفة ما إذا كان لديه المعلومات وسيكون على استعداد لتقديمها. في شركة توشيبا ضد الأجهزة البصرية, LLC, IPR2014-01445 (Paper 14) (8 مايو 2015)، على سبيل المثال، قرر PTAB أن فشل الملتمس في القيام بذلك يشكل فشلًا في إثبات أنه “يتجاوز مجرد الاحتمال ومجرد الادعاء” أن هناك الحاجة إلى إجبار طرف ثالث على الاكتشاف، أو أن هذا الاكتشاف الإجباري من شأنه أن ينتج المعلومات المطلوبة. ولذلك يجب على الممارسين بذل كل المحاولات للحصول على المعلومات طوعًا من أطراف ثالثة قبل طلب أمر الاستدعاء.

علاوة على ذلك، بمجرد حصول أحد الأطراف على إذن من PTAB لإصدار أمر استدعاء، يجب عليه الاستمرار في الامتثال الصارم للمتطلبات القانونية لـ PTAB. ولا يمكن للحزب أن يعمل ببساطة كما هو الحال في الدعاوى القضائية الفيدرالية، حيث يستطيع المحامون إصدار مذكرات الاستدعاء بمجرد التوقيع عليها. 35 USC § 24 من الواضح أن أمر الاستدعاء يجب أن تكون صادرة عن المحكمة الفيدرالية. يجب على الطرف الذي يطلب أمر الاستدعاء أن يفتح مسألة متنوعة ويطلب من الكاتب إصدار أمر استدعاء. في غياب القيام بذلك، رفضت المحاكم طلبات الإجبار على الامتثال لأوامر الاستدعاء، مشيرة إلى أن 35 USC § 24 “تحدد أن أمر الاستدعاء يجب أن يصدر عن الكاتب”. يرى شركة Waterdrop Microdrink GmbH، 2024 WL 277461، في *4 (رفض الاقتراح لإجبار أمر استدعاء TTAB)؛ شركة تايجر ليلي فنتشرز المحدودة ضد باركليز كاب. شركة.، رقم 17MISC499GBDKNF, 2018 WL 2316727، في *2 (SDNY 22 مايو 2018) (رفض اقتراح إجبار TTAB على أمر الاستدعاء حيث “لا جدال في أن [the party’s] ولم يكن حضور الإيداع مجبراً بمذكرة إحضار صادرة عن كاتب هذه المحكمة”).

وهذا صحيح حتى في مواجهة حجج المتقاضين بأن هذا يرفع “الشكل على الجوهر”. “بغض النظر عما إذا كان الشرط يرفع الشكل على الجوهر، فإن القسم 34 يحدد الإجراء الذي يمكن من خلاله للطرف الحصول على إصدار أمر استدعاء، ولم يتبع المدعي هذا الإجراء.” واتر دروب ميكرودرينك جي إم بي إتش, 2024 WL 277461، في *5 (رفض اقتراح الإجبار).

التقدم بحذر

يمكن أن تكون مذكرات الاستدعاء PTAB مفيدة للحصول على اكتشاف رئيسي في إجراءات PTAB. لكن السوابق القضائية المحدودة والمخطط القانوني المعقد يجعل من الضروري أن يكون الممارسون حذرين عند طلب مذكرات الاستدعاء هذه وضمان الامتثال المطلق لجميع المتطلبات.

مصدر الصورة: إيداع الصور
المؤلف ستيوارتمايلز
معرف الصورة: 10584789