CAFC تقول إن “المطالبة المقدمة لأول مرة، والإصدار الأول، والمطالبة التي تنتهي صلاحيتها لاحقًا” ليست غير صالحة لـ ODP

قضت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفيدرالية (CAFC) اليوم في قرار سابق بأن “المطالبة المقدمة لأول مرة، والتي تم إصدارها لأول مرة، والتي تنتهي صلاحيتها لاحقًا لا يمكن إبطالها من خلال مرجع تم تقديمه لاحقًا، وصدر لاحقًا، وانتهت صلاحيته مبكرًا” “المطالبة بوجود تاريخ أولوية مشترك” بموجب المبدأ الذي تم إنشاؤه قضائيًا بشأن براءة الاختراع المزدوجة من نوع الوضوح (ODP). في هذا الحكم، تميز CAFC في إعادة تحديد، موضحا ذلك سيليكت أجاب على سؤال مختلف عن السؤال المطروح هنا، “على وجه التحديد، تحت أي ظروف يمكن للمطالبة أن تكون بشكل صحيح بمثابة مرجع ODP”؟ القاضي لوري، الذي قام أيضًا بتأليف سيليكت الرأي، كتب للمحكمة، مع معارضة القاضي دايك جزئيًا.

قررت المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة ديلاوير في البداية أن المطالبة رقم 40 من براءات الاختراع الأمريكية رقم 7,741,356، والتي قامت شركة Allergan USA Inc. et. آل. تم التأكيد عليه ضد شركة Sun Pharmaceutical Industries Limited، وكان غير صالح بسبب ODP، وأن مطالبات براءات الاختراع الأمريكية لشركة Allergan رقم 11,007,179؛ 11,090,291؛ 11,160,792؛ و11,311,516 كانت غير صالحة بموجب 35 USC § 112 لعدم وجود وصف مكتوب. تغطي براءة الاختراع رقم 356 “أقراص الإلوكسادولين”، التي تخفف من أعراض متلازمة القولون العصبي المصحوبة بالإسهال (IBS-D).

نقضت هيئة الرقابة المالية الكندية كلا حكمي محكمة المقاطعة، موضحة أن الغرض من مبدأ ODP هو “منع أصحاب براءات الاختراع من الحصول على ثانية براءة اختراع على اختراع غير واضح ببراءة لإطالة عمر أ أولاً براءة اختراع لهذا الموضوع” – وليس لمنع براءة اختراع تم إصدارها لأول مرة والتي تنتهي صلاحيتها لاحقًا، كما كان الحال هنا.

في سيليكت، رأت لجنة الرقابة المالية أن تمديد مدة براءة الاختراع (PTE) وتعديل مدة براءة الاختراع (PTA) ليسا متماثلين لأغراض تحليل ODP وأن “ODP لبراءة اختراع حصلت على PTA، بغض النظر عما إذا كان إخلاء المسؤولية النهائي مطلوبًا أم لا أو تم تقديمه، يجب أن يستند إلى تاريخ انتهاء صلاحية براءة الاختراع بعد إضافة منطقة التجارة التفضيلية.”

في أليرجان في هذه القضية، جادل صن بأن “المطالبة 40 من براءة اختراع 356 غير صالحة بالنسبة لـ ODP مقارنة بالمطالبة 33 من براءة اختراع 011 والمطالبة 5 من براءة اختراع 709 لأن المطالبات ليست مختلفة من حيث براءة الاختراع ولأن المطالبة 40، قد تم منحها 467 يومًا من منطقة التجارة التفضيلية، تنتهي بعد المطالبات المرجعية لبراءات الاختراع ‘011 و’709. أجاب Allergan أنه نظرًا لأن براءة الاختراع “356” كانت “أول براءة اختراع تدعي تقديم الإلوكسادولين وأول براءة اختراع يتم إصدارها، فإن المطالبة 40 لا تخضع لـ ODP على المطالبات التي تم تقديمها لاحقًا والتي تم إصدارها لاحقًا لبراءات الاختراع المرجعية.”

وجدت محكمة المقاطعة أن تمييز أليرجان “غير جوهري” لأنه بموجب سيليكت“،”[w]وقالت المحكمة: “عند تحليل ODP، تقوم المحكمة بمقارنة تواريخ انتهاء صلاحية البراءات، بدلاً من تواريخ التقديم أو الإصدار”. وجدت سيليكت وألزمتها بالنظر فقط في تواريخ انتهاء الصلاحية في سياق المواد المستنفدة للأوزون، وبالتالي وجدت أن المطالبة 40 غير صالحة.

لكن في مناقشتها لرفض تحليل محكمة المقاطعة، أوضحت هيئة الرقابة المالية CAFC ذلك سيليكت “يتم التحكم في هذه الحالة فقط إلى الحد الذي يتطلب منا أن نأخذ في الاعتبار، في تحليلنا لـ ODP، تاريخ انتهاء صلاحية براءة الاختراع “356” في 24 يونيو 2026 (أي تاريخ انتهاء الصلاحية بعد إضافة PTA)، وليس 24 مارس، تاريخ انتهاء الصلاحية 2025 الذي كان سيتم مشاركته مع براءات الاختراع المرجعية ‘011 و’709 في غياب جائزة PTA.

وبقدر ما ادعى أن براءة الاختراع ‘356 يجب سيتم إبطالها بواسطة براءات الاختراع ‘011 و’709 لأنها تنتهي صلاحيتها لاحقًا، قال القاضي لوري إن الأغلبية خلصت إلى أن “مطالبات براءات الاختراع المرجعية ‘011 و’709 ليست مراجع مناسبة لـ ODP يمكن استخدامها لإبطال المطالبة 40 من ” 356 براءة اختراع. وأضاف الرأي:

“إن القول بخلاف ذلك – أن براءة الاختراع الأم التي تم تقديمها لأول مرة والتي تم إصدارها لأول مرة والتي تلقت منطقة التجارة التفضيلية على النحو الواجب يمكن إبطالها من خلال براءة اختراع فرعية تم تقديمها لاحقًا وإصدارها لاحقًا مع أقل من منطقة التجارة التفضيلية، إن وجدت – لن يتعارض فقط مع القاعدة الأساسية لأغراض ODP، ولكنه يلغي فعليًا الميزة التي كان الكونجرس يعتزم منحها لأصحاب براءات الاختراع عند تدوين منطقة التجارة التفضيلية.

اعتمدت الشمس بشكل كبير على شركة Gilead Scis., Inc. ضد Natco Pharma Ltd., 753 F.3d 1208, 1215–17 (Fed. Cir. 2014) لرأيها أن “براءة الاختراع التي تم إصدارها لاحقًا ولكن منتهية الصلاحية مبكرًا يمكن أن تكون مؤهلة كمرجع ODP لإبطال براءة اختراع تم إصدارها مسبقًا ولكنها تنتهي صلاحيتها لاحقًا. ” اعترف اتحاد كرة القدم الأميركي في قضية أليرجان بأنه “بشكل واضح، يمكننا أن نفهم السبب وراء قيام صن بوضع الكثير من الأسهم في جلعادلكنه قرر أن “هذه القضية أيضًا لا تتعارض مع رأينا اليوم”.

ولكن على النقيض من الحالتين، قالت هيئة الرقابة المالية والرقابة المالية إن “المطالبة 40 من براءة الاختراع رقم 356 تم تقديمها من قبل، وتشترك في تاريخ الأولوية مع المطالبات المرجعية لبراءات الاختراع لعامي 2011 و709 وتم إصدارها قبل ذلك”. ونظرًا لأن براءة الاختراع “356” كانت أول براءة اختراع في عائلتها يتم تقديمها وإصدارها، فإنها لا تمدد أي فترة من الحصرية على الموضوع المطالب به.”

فيما يتعلق بالوصف المكتوب، وجدت هيئة الرقابة المالية والرقابة المالية أن محكمة المقاطعة أخطأت في قراءتها للمواصفات وخلصت إلى أنها “لم تنقل بشكل معقول إلى شخص يتمتع بمهارة عادية في الفن أن المخترعين كانوا يمتلكون تركيبة بدون مزلق “، وبالتالي نقضت استنتاج المحكمة الجزئية بأن المطالبات المؤكدة غير صالحة بسبب عدم وجود وصف مكتوب.

اعترض القاضي دايك على تحليل الوصف المكتوب، واصفًا قرار محكمة المقاطعة بشأن هذه النقطة بأنه “مسبب جيدًا” وأخطأ في قراءة الأغلبية للمواصفات باعتبارها تصف صياغة اختيارية “خالية من الانزلاق” للاختراع.

ردود الفعل

قال روبرت ساهر من وولف جرينفيلد، الذي ناقش هذه القضية في لجنة عقدت خلال برنامج الماجستير في علوم الحياة الأخير التابع لـ IPWatchdog، إن حكم اليوم سيوفر الكثير من براءات الاختراع الصيدلانية:

“مثل براءة الاختراع 356، فإن العديد من براءات الاختراع الموجهة إلى المستحضرات الصيدلانية المعتمدة من إدارة الغذاء والدواء والتي تم تطبيق تمديد مدة براءة الاختراع (PTE) عليها بموجب 35 USC 156 هي براءات اختراع تم تقديمها لأول مرة وإصدارها لأول مرة والتي حصلت على تعديل مدة براءة الاختراع (PTA) من قبل USPTO تحت 35 USC 154 بسبب تأخير فحص USPTO.

من خلال تحصين براءات الاختراع المقدمة لأول مرة داخل الأسرة ضد تحديات ODP بناءً على المطالبات المرجعية في السلالة التي تم تقديمها لاحقًا والتي تم إصدارها لاحقًا، أنقذت الدائرة الفيدرالية العديد من براءات الاختراع الصيدلانية التي تحتوي على تعديل مدة براءة الاختراع (PTA) ومدة براءة الاختراع التمديد (PTE) الذي كان من الممكن أن يكون محكومًا عليه بالفشل بواسطة ODP وترك مع فترة PTE صالحة ولكن مطالبات غير صالحة.”

كما أشاد ستيف ماكبرايد من Carmichael IP، الذي كتب مقالًا لـ IPWatchdog حول الموضوع المحدد لهذا القرار في مايو، بالرأي أيضًا، لكنه قال إنه كان من الممكن أن يذهب إلى أبعد من ذلك:

“أليرجان هي خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح في قانون ODP… ومع ذلك، كنت أود أن أرى القرار يذهب إلى أبعد من ذلك. أولاً، كنت أود أن أرى القرار ملغياً بقوة أكبر في إعادة تحديد. وأنا أتفق مع قرار محكمة المقاطعة القاضي أندروز بذلك في إعادة سيليكت لا يوجد لديه استثناءات للحالة المعروضة في أليرجان. ثانياً، كنت أود أن أرى الفريق يصل بتحليله الأساسي الممتاز لـ ODP واتفاقية URAA إلى نهايته المنطقية ويستبعد ODP تماماً. من خلال الفشل في وضع هذه القواعد الواضحة، تركت الدائرة الفيدرالية نهجًا مرقعًا تجاه ODP في مكانه والذي من المرجح أن تتقاتل الأحزاب عليه في المستقبل. نأمل أن تتناول الدائرة الفيدرالية قانون ODP أون بانك في المستقبل القريب وتوحيد سابقة الدائرة الفيدرالية الأخيرة بشأن ODP.

مصدر الصورة: إيداع الصور
الكاتب: أفكار جميلة
معرف الصورة: 421287828