الدائرة الفيدرالية تقول إن اتفاق التعويض مع العميل يفي بمكانة المادة الثالثة

“[T]إنه معيار لإقامة مكانة بموجب قانون الحكم التعريفي هو نفس المعيار لإنشاء مكانة المادة الثالثة. ” – الدائرة الفيدرالية

بالأمس ، أصدرت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفيدرالية قرارًا سابقة في CQV Co. ، Ltd. ضد Merck Patent GmbH، إخلاء قرار تجريبي براءات الاختراع والاستئناف (PTAB) بأن CQV فشل في إظهار عدم تواجد مطالبات براءات براءات البراءات Merck لطلاءات السيارات في Pearlescent في إجراءات مراجعة ما بعد المنح (PGR). على الرغم من أن الشاغرة في الدائرة الفيدرالية كانت تستند إلى مراجعة كبيرة للأدلة لحكم PTAB ، إلا أن معظم رأي محكمة الاستئناف تعامل مع القضايا المحيطة بالمادة الثالثة من CQV لاستئناف القرار السلبي لـ PTAB دون مواجهة مزاعم انتهاك براءات الاختراع.

Merck يتواصل مع عملاء CQV بشأن مسؤولية الانتهاك المحتملة

التماس CQV للحصول على إجراءات PGR في PTAB تحدى مطالبات براءة براءة ميرك رقم 10647861 ، رقائق الأليومينا، التي تدعي تركيبات قشر الألومنيوم ألفا مفيدة في مختلف الأحبار الصناعية والدهانات والطلاء. تظهر رقائق الألومينا الشفافة في براءة اختراع 861 صفات بصرية محسّنة ، بما في ذلك بريق بيرليسنت وتأثير متعدد الألوان ، مع الحفاظ على ثبات كيميائي أعلى بالمقارنة مع الصيغ الحالية.

يلاحظ مواصفات براءات الاختراع 861 أن أصباغ Pearlescent التي تعتمد على رقائق تحتوي على نفس تكوين Alpha-alumina معروفة ومتاحة تجاريًا من خلال براءة الاختراع تحت العلامة التجارية Xirallic لطلاء السيارات. أثناء إجراءات PGR ، عارض CQV و Merck التاريخ الذي أصبح فيه العديد من أنواع Xirallic المتاحة تجاريًا متاحة للجمهور لأغراض تحديد حالة الفن السابقة. في قرارها النهائي ، قضت PTAB بأن CQV لم يثبت أن عينة معينة من Xirallic تتأهل كفن سابق في مواعيد الإيداع الفعالة لبراءة البراءة 861 التي يجادل بها CQV أو Merck.

قبل النظر في مزايا استئناف CQV ، كانت الدائرة الفيدرالية مطلوبة أولاً للنظر في ما إذا كان CQV قد عانى من إصابة في الواقع من خلال الحكم السلبي لـ PTAB كافيًا للمنح وضع المادة الثالثة. وأشارت الدائرة الفيدرالية إلى أن مثل هذا السياق قد تم العثور عليه عادة إذا كان المستأنف يشارك في السلوك من المحتمل أن يؤدي إلى مسؤولية حلة الانتهاك. Grit Energy Solutions v. Oren Technologies.

لإنشاء المادة الثالثة التي تقف عند الاستئناف ، اعتمد موجز مستأنف CQV على إعلان من رئيس المختبر أن خط Adamas من Pearlescent Permment يتنافس مع Merck’s Xirallic. أمرت الدائرة الفيدرالية بإحاطة تكميلية حول القضية الدائمة التي استجابت لها CQV بتفاصيل إضافية ، بما في ذلك الاتصالات بين عملاء Merck و CQV فيما يتعلق بمسؤولية الانتهاك المحتملة خلال براءة الاختراع 861. طلب أحد هؤلاء العملاء CQV إبرام اتفاقية تعويض من شأنها أن تجعل CQV يحمي العميل من مزاعم الانتهاك قبل أن يواصلوا شراء Adamas.

إن الدفاع عن إجراءات الحكم التعريفي يحدد معيارًا لاستئناف PTAB

سبق أن وجدت الدائرة الفيدرالية أن مثل هذه الاتفاقات لتعويض العملاء ضد مسؤولية انتهاك براءات الاختراع يكفي لإنشاء المادة الثالثة لمكافحة الإجراءات التي تسعى إلى الحكم التعريفي ، مع الإشارة إلى قرارها لعام 2011 في Arris Group v. British Telecommunications. “لأن المعيار لإقامة مكانة بموجب قانون الحكم التعريفي هو نفسه المعيار لإنشاء مكانة المادة الثالثة … أظهرت CQV أن لديها موقفًا لمتابعة هذا الاستئناف” ، وجدت الدائرة الفيدرالية. على الرغم من أن Merck قال إن اتصالاتها مع عملاء CQV كانت ببساطة تحدد التغطية العامة لحقوق Merck ، لاحظت محكمة الاستئناف أن التهديدات المحددة بالانتهاك من قبل براءات الاختراع ليست مطلوبة بموجب معيار المادة الثالثة.

عند مراجعة نتائج PTAB فيما يتعلق بالحالة الفنية السابقة للعينة Xirallic Close في القضية ، خلصت الدائرة الفيدرالية إلى أنه من المستحيل تمييز ما إذا كان المجلس قد قام بتقييم الأدلة ذات الصلة بشكل صحيح. طعن استئناف CQV في قرارات مجلس الإدارة لخصم عدة أدلة بما في ذلك البيانات العامة حول توفر Xirallic ، وشراء CQV لعينة Xirallic للعينة قبل أي تاريخ سريان مقترح لبراءة 861 ، والأدلة على أن Merck قامت بتصنيع مجموعة Xirallic في عام 2007 بأنه تم تحفيزه للبيع بسبب الرف القصيرة.

وجدت الدائرة الفيدرالية أنها لا تحتاج إلى مواجهة أي تحد واحد من CQV لأن حكم PTAB لم يعتبر السجل ككل. على وجه الخصوص ، تم إحراق محكمة الاستئناف بسبب فشل PTAB في معالجة الأدلة على أن العينة Xirallic قد تم إتاحتها للجمهور في غضون أسابيع من وضعها في مراقبة الجودة. على الرغم من أن Merck لاحظ أن المجلس قد يكون لديه أسباب لتشويه أدلة مراقبة الجودة ، إلا أن فشل PTAB في مناقشة أدلة CQV ترك محكمة الاستئناف غير قادرة على تمييز ما إذا كان مسار المجلس مناسبًا.

ونتيجة لذلك ، أخخلت الدائرة الفيدرالية قرارات براءة اختراع PTAB المتعلقة بالمطالبات من 1 إلى 17 ومطالبة 21 من براءة اختراع 861. عند الحبس الاحتياطي ، حذرت الدائرة الفيدرالية من أن PTAB “حريص على عدم المبالغة في درجة اليقين المطلوبة” ، مشيرة إلى أن CQV كان عليها فقط أن تثبت غلبة الأدلة التي تفيد بأن الكثير من العينة الضيقة المتنازع عليها كانت متوفرة تجاريًا قبل تاريخ الإيداع الفعلي.