الدائرة الفيدرالية تسلط الضوء على الاختلافات في الوضع القانوني والمادة الثالثة في قضايا براءات الاختراع

في الأول من مايو/أيار، أصدرت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفيدرالية قرارًا أوليًا في شركة Intellectual Tech LLC ضد شركة Zebra Technologies Corp. إلغاء حكم المنطقة الغربية من تكساس الذي رفض دعاوى انتهاك براءات الاختراع لعدم وجود مكانة دستورية. وبذلك، وجدت الدائرة الفيدرالية أن المادة الثالثة لم يتم إبطالها بسبب تقصير المدعي في اتفاقية ضمان براءة الاختراع التي منحت طرفًا ثالثًا مضمونًا الحق في التنازل عن براءات الاختراع المعنية في الاستئناف.

التقصير في اتفاقية الأمان يمنح الطرف الثالث حقوقًا في التعيين وترخيص براءة الاختراع

براءة الاختراع المعنية في هذه الحالة، براءة الاختراع الأمريكية رقم 7233247، مملوكة لشركة Intellectual Tech (IT) الخاضعة لاتفاقيتين أمنيتين لبراءات الاختراع والعلامات التجارية مع منظمة الإقراض Main Street Capital Corporation. تم تنفيذ الأول في عام 2011 بواسطة OnAsset، التي أنشأت فيما بعد تكنولوجيا المعلومات كشركة فرعية لتحتفظ بحقوق براءة الاختراع ‘247؛ أما الثاني فقد تم تنفيذه في عام 2017 بين شركة IT و Main Street. في كلتا الحالتين، تخلف الطرف الذي يمتلك براءة الاختراع ‘247 عن سداد اتفاقية الضمان، على الرغم من أن تقصير OnAsset في اتفاقية 2011 تمت تسويته من خلال اتفاقية تسامح. تمنح شروط كلا الاتفاقيتين شركة Main Street الحق في “بيع أو التنازل أو النقل أو التعهد أو الرهن أو التصرف بأي شكل آخر” في براءة اختراع 247.

في الدعوى القضائية المرفوعة في غرب تكساس، أثارت شركة Zebra Technologies أولاً دفاعها الإيجابي بشأن الوقوف على طلب بالرفض وطلب الحكم على المرافعات. بينما رفض قاضي المقاطعة الأمريكية آلان د. أولبرايت هذه الطلبات، فقد أصدر حكمًا متجددًا لعدم الاختصاص الموضوعي بموجب القاعدة الفيدرالية للإجراءات المدنية (FRCP) 12(ب)(1) عندما استأنفت شركة Zebra حجتها الدائمة في الحكم المستعجل مرحلة. نظرًا لأن Main Street كانت قادرة على تعيين حقوق براءة الاختراع 247 عندما تخلفت شركة تكنولوجيا المعلومات عن الوفاء بالاتفاقية الأمنية، فقد خلص القاضي أولبرايت إلى أن Main Street لديها حق غير مشروط في ترخيص براءة الاختراع التي حرم تكنولوجيا المعلومات من حقوقها الاستثناءية.

طلبت شركة IT الانضمام إلى Main Street أو استبدالها كطرف في القضية، لكن محكمة المقاطعة وجدت أن المشكلة القائمة كانت موجودة في وقت رفع القضية وبالتالي كانت غير قابلة للشفاء. بعد أن تحركت شركة تكنولوجيا المعلومات لإعادة النظر، حكم القاضي أولبرايت أنه في حين أن أي ترخيص لبراءة الاختراع ‘247 التي تقدمها Main Street سيكون تحت اسم شركة تكنولوجيا المعلومات وفقًا لأحكام التوكيل في الاتفاقية الأمنية، فإن حق شركة Main Street في الترخيص يحرم تكنولوجيا المعلومات من مكانة المادة الثالثة على الرغم من أن مين ستريت لم تمارس حقوقها في القيام بذلك.

القدرة على التنازل عن براءة الاختراع ليست وكيلاً معقولاً لتحديد الحقوق الحصرية

في الاستئناف، كان السؤال الوحيد المطروح أمام الدائرة الفيدرالية هو ما إذا كانت تكنولوجيا المعلومات قد أثبتت الحد الأدنى الدستوري من الضرر في الواقع، وهو أحد المتطلبات الثلاثة للمادة الثالثة بموجب قرار المحكمة العليا الأمريكية لعام 1992 في لوجان ضد المدافعين عن الحياة البرية. حتى في ضوء الحقوق التي اكتسبتها Main Street عند التقصير وبند التوكيل الرسمي لاتفاقية الأمان، وجدت الدائرة الفيدرالية أن تكنولوجيا المعلومات تحتفظ بحق استبعادي لمتابعة إجراءات الانتهاك على الرغم من قدرة Main Street على ترخيص براءة الاختراع ‘247.

في حين أن مصلحة تكنولوجيا المعلومات في براءة الاختراع ‘247 قد لا تفي بتعريف “صاحب براءة الاختراع” كما هو مطلوب في 35 USC § 281، الذي يحكم سبل الانتصاف لانتهاك براءات الاختراع، أشارت الدائرة الفيدرالية إلى أن القسم 281 ليس متطلبًا قضائيًا في ضوء حكم المحكمة العليا قرار 2014 في شركة Lexmark International ضد مكونات التحكم الثابتة. لاحظت الدائرة الفيدرالية أن هناك اختبارات مختلفة لمتطلبات الوضع القانوني للمادة 281 والوضع الدستوري للمادة الثالثة، مضيفة أنه في حين أن العيوب الدائمة في المادة الثالثة غير قابلة للشفاء إذا كانت موجودة عند تقديم الشكوى، فمن الممكن علاج الوضع القانوني عن طريق الضم.

اعتمدت حجج شركة Zebra Technologies في الاستئناف بشكل كبير على قرار الدائرة الفيدرالية لعام 2010 في حلول WiAV ضد موتورولا، والتي استمدتها محكمة المقاطعة لتحديد أن تكنولوجيا المعلومات تفتقر إلى المكانة الدستورية. في حلول وياف، قامت الدائرة الفيدرالية بفحص الوضع الدستوري في سياق المرخص له ورفضت فكرة أن المدعي يجب أن يكون الطرف الوحيد القادر على ممارسة المطالبات ببراءة الاختراع موضوع القضية ليتم اعتباره المرخص له حصريًا. استدعاء التمييز بين المرخص له وصاحب براءة الاختراع حلول وياف والاستئناف الحالي لتكنولوجيا المعلومات أمر بالغ الأهمية، أشارت الدائرة الفيدرالية إلى أن الأسئلة المتعلقة بقدرة الطرف على ترخيص حقوق براءات الاختراع لا توفر وكيلاً معقولاً لتحديد ما إذا كان صاحب براءة الاختراع يحتفظ بحقوق الاستثناء.

وجد قرار الدائرة الفيدرالية أنه لم يكن هناك أي دليل أثارته شركة Zebra Technologies على أن Main Street اختارت ممارسة العلاجات الافتراضية أو أحكام التوكيل الرسمي لأي من اتفاقية أمان براءات الاختراع. علاوة على ذلك، في حاشية تناقش قضايا الضم غير المعروضة في الاستئناف، أشارت محكمة الاستئناف إلى أن OnAsset وMain Street وIT رفعت دعوى أخرى في غرب تكساس كمدعين مشاركين بعد رفض الحكم الموجز للقاضي أولبرايت. على الرغم من أن محكمة المقاطعة وجدت بشكل صحيح أنه لم يتم تجريد تكنولوجيا المعلومات تلقائيًا من حقوق براءة الاختراع “247” بعد التقصير، فقد وجدت الدائرة الفيدرالية أن القاضي أولبرايت أخطأ عندما تناول خيار مين ستريت لتعيين حقوق براءة الاختراع “247” بدلاً من الحالة الفعلية لبراءة الاختراع “247”. حقوق براءات الاختراع في وقت صدور الحكم.