“في ضوء برومفيلد و ويسترن جيكو…يمكن للأطراف أن تتوقع من المدعين أن يطلبوا حسابات التعويضات على أساس الإيرادات الأجنبية، والتي، على الأقل، ستؤدي إلى المزيد من طلبات الاكتشاف والنزاعات المتكررة….”
في الدعاوى القضائية المتعلقة ببراءات الاختراع، يتم التعامل مع قضايا الأضرار أحيانًا كفكرة لاحقة عند مقارنتها بقضايا التعدي والبطلان. ومع ذلك، فإن تحقيق أهداف العميل يتطلب من المحامي أن يضع التعويضات في مركز استراتيجية التقاضي منذ البداية. الأضرار، بكل بساطة، يمكن أن تؤدي إلى نجاح القضية أو كسرها. وهو مجال سريع التطور ومليء بالقرارات القضائية غير المتسقة والمعايير الغامضة والتقنيات الجديدة لقياس الأضرار. فيما يلي بعض المواضيع الساخنة الحالية في الدعاوى القضائية المتعلقة ببراءات الاختراع – ونصائح للممارسين على جانبي حرف “v” حول كيفية التعامل معها.
قد تكون الأضرار الناجمة عن براءات الاختراع خارج الحدود الإقليمية متاحة للاستيلاء عليها
بطبيعة الحال، تقتصر ادعاءات انتهاك براءات الاختراع لبراءات الاختراع الأمريكية على أنشطة الانتهاك في الولايات المتحدة، لذلك كانت الحكمة التقليدية لفترة طويلة هي أنه لا يمكن استرداد التعويضات إلا عن المبيعات التي حدثت داخل أراضي الولايات المتحدة. لكن العديد من قرارات محكمة الاستئناف الأخيرة توضح أن هناك ظروفاً قد يحصل فيها المدعي الناجح على تعويضات على أساس الأرباح الأجنبية المفقودة.
وفي عام 2018، قررت المحكمة العليا شركة WesternGeco LLC ضد شركة ION Geophysical Corp.، 585 US 407 (2018)، الذي نص على إمكانية منح تعويضات عن الانتهاك بموجب المادة 271(و)، بناءً على توفير الأجزاء المكونة للاختراع الحاصل على براءة اختراع والتي تم دمجها خارج الولايات المتحدة. ومع ذلك، ظل هناك سؤال مفتوح حول ما إذا كان من الممكن تطبيق هذا الأساس المنطقي نفسه للحصول على تعويضات عن المبيعات الأجنبية لحالات الانتهاك بموجب المادة 271(أ) (على سبيل المثال، صنع الاختراع الحاصل على براءة اختراع أو استخدامه أو بيعه أو عرض بيعه). في الآونة الأخيرة، في هاريس برومفيلد ضد IBG LLC، نظرت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفيدرالية في هذا السؤال ورأت أنها فعلت ذلك. ونتيجة لذلك، أصبح القانون واضحا الآن بأن صاحب براءة الاختراع الناجح يجوز له الحصول على تعويضات استنادا إلى المبيعات الأجنبية بالكامل إذا كان فعل الانتهاك المحلي بموجب المادة 271 (أ) هو “السبب المباشر” للأرباح الأجنبية المفقودة.
ال برومفيلد ومن غير المرجح أن يكون القرار نهاية هذا الخط من الفقه، لأنه يثير العديد من الأسئلة، بما في ذلك، على الأخص، ما هي “العلاقات السببية” وأنماط الحقائق التي ستلبي شرط السببية المباشرة.
في ضوء برومفيلد و ويسترن جيكو، يجب أن يكون الممارسون مستعدين لمزيد من قضايا التقاضي الناشئة المتعلقة بالقضايا التي تتجاوز الحدود الإقليمية. يمكن للأطراف أن تتوقع من المدعين أن يطلبوا حسابات التعويضات على أساس الإيرادات الأجنبية، والتي، على الأقل، ستؤدي إلى طلبات اكتشاف أكثر تكرارا ونزاعات تتعلق بما إذا كان الاكتشاف في المبيعات الأجنبية مناسبا وما إذا كان قد تم إثبات العلاقة السببية. وقد يؤدي أيضًا إلى نزاعات أكبر مقدمًا في الحالات التي اختار فيها المدعون الدفاع عن الادعاءات المتعلقة بالمبيعات الأجنبية. وقد تكون هناك مشكلات تتعلق باستنفاد براءات الاختراع والاسترداد المزدوج إذا لم يكن أصحاب براءات الاختراع حذرين ويؤكدون في نفس الوقت على براءات الاختراع الأجنبية ذات الصلة. يجب أن يكون الممارسون على دراية بالمعايير وأن يكونوا مستعدين لتحديد هذه المشكلات ومعالجتها.
احذر من مسائل التقسيم
يعرف معظم الممارسين أن المدعي يتحمل عبء تحديد وتحديد المنفعة الإضافية للاختراع الحاصل على براءة اختراع، ولا يمكنه عمومًا حساب الأضرار على أساس قيمة العناصر غير المحمية ببراءة اختراع للمنتج المتهم. ومع ذلك، في عالم حيث بين الأجزاء تحدث المراجعة بالتوازي مع التقاضي أمام محكمة المقاطعة، وقد تبطل الالتماسات التصرفية بعض المطالبات قبل المحاكمة، وقد تكون المطالبات التي تتم محاكمتها مختلفة تمامًا عن تلك التي تم تحديدها في الأصل في تقرير خبير الأضرار قبل أشهر.
ما يعنيه هذا هو أن الممارسين يجب أن يكونوا حذرين للغاية للتأكد من أن آراء الخبراء الخاصة بالأضرار توفر التوزيع المناسب لكل براءة اختراع وحتى بين المطالبات المستقلة والمعالة. بخلاف ذلك، إذا ترك صاحب براءة الاختراع دون رأي مخصص للقيمة الإضافية لمطالبة معينة، فقد يتم استبعاد رأيه بشأن الأضرار.
على سبيل المثال، في شركة Prolitec ضد ScentAir Techs., LLC، رقم السيرة الذاتية 20-984-WCB، 2023 WL 8697973، في *17 (D. Del. 13 ديسمبر 2023)، استبعدت مقاطعة ديلاوير رأي خبير الأضرار حيث تم إبطال جميع المطالبات المستقلة، ولم يقم الخبير بتقسيم قيمة الميزات في المناطق المتبقية المطالبات التابعة. العقوبات المفروضة على عدم التقسيم حقيقية ويمكن أن تكون حسمية. وينبغي للمدعين والمدعى عليهم على حد سواء إيلاء اهتمام وثيق لهذه القضية.
المتهمون لديهم أعباء أيضًا
ومن الحكمة أن يكون المدعى عليهم استباقيين، وفي بعض الأحيان يكون ذلك مطلوبًا. في حين أن معظم الأعباء والخطوات الأولى في التقاضي تقع على عاتق المدعين، فإن هذا ليس هو الحال دائمًا. إذا نسي المدعى عليهم بعض المجالات الرئيسية التي لديهم التزامات فيها، فقد يجدون أنفسهم في عداد المفقودين من بعض الدفاعات في المحاكمة.
على سبيل المثال، في حين أن المدعى عليهم عادةً ما يجدون أنفسهم يستجيبون لتقارير الخبراء، فيجب عليهم التفكير فيما إذا كانوا سيقدمون تقرير خبير افتتاحيًا بشأن البدائل غير المخالفة. في بعض الظروف، قد يكون الفشل في معالجة البدائل غير المخالفة حتى صدور تقرير الطعن سببًا لاستبعاد تلك الحجج في المحاكمة. على سبيل المثال، في شركة “Correct Transmission, LLC” ضد شركة Nokia of America Corp.، 2:22-cv-00343، استبعدت المنطقة الشرقية من ولاية تكساس مؤخرًا تقرير خبير حول البدائل غير المخالفة والذي لم يتم الكشف عنه حتى تقارير الطعن. وبالمثل، تعتبر بعض المحاكم أن المدعى عليه يتحمل عبء إثبات وجود التزام FRAND الذي يحد من الأضرار التي لحقت به إذا تبين أنه ينتهك. انظر في إعادة Innovatio IP Ventures, LLC Pat. ليتيج.، 956 ف. ملحق. 2د 925، 936 (ND إلينوي 2013).
وبالتالي، لا ينبغي للمدعى عليهم أن يكتفوا بالرد على قضية المدعي. يجب أن يكونوا استباقيين وأن يحددوا المجالات التي قد يريدون أو يحتاجون إلى تقديم نظريات وأدلة إيجابية فيها.
ابق على اطلاع بمعايير خبراء الأضرار
في عام 2023، أجرت اللجنة الاستشارية المعنية بقواعد الإثبات الفيدرالية تغييرات على FRE 702 فيما يتعلق بمقبولية شهادة الخبراء. تنص التغييرات على شرط مفاده أنه “من الأرجح” أن يفي رأي الخبير بمتطلبات القاعدة. كان الهدف من التغييرات على هذه القاعدة هو الحد مما وصفته اللجنة الاستشارية بـ “التطبيق غير الصحيح” للقاعدة 702 من قبل المحاكم في اعتبار مدى كفاية أساس الخبير لرأي الخبير، وتطبيق الخبير للمنهجية، من المسائل ذات الأهمية. الوزن، وعدم جوازه. وشددت اللجنة الاستشارية على أهمية “المراقبة القضائية” لآراء الخبراء.
بعد تغيير هذه القاعدة، قد تكون المحاكم أكثر استعدادًا للتدخل في دور “حارس البوابة” واستبعاد الآراء التي كان من الممكن أن يُسمح لها سابقًا بالذهاب إلى هيئة المحلفين. ونتيجة لذلك، يجب أن يكون الممارسون مستعدين لمواجهة التحديات المتزايدة التي تواجه آراء خبرائهم. في سياق الأضرار، هذا يعني أن الخبراء يجب أن يعتمدوا على منهجيات الأضرار المثبتة – الآن ليس الوقت المناسب للحديث عن نظرية فريدة أو استخدام مصدر غير مثبت. وبالمثل، يجب على الممارسين استغلال هذه الفرصة للتدقيق الدقيق في آراء الخبراء التي يقدمها خصومهم، ويجب ألا يترددوا في تحدي الرأي الذي لا يفي بالمعيار.
لا تنسى قضية الأضرار الخاصة بك
باختصار، يستمر المشهد في التطور فيما يتعلق بالأضرار في قضايا التقاضي بشأن براءات الاختراع. يجب على الممارسين البقاء على اطلاع على هذه الاتجاهات، سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم، للتأكد من أنهم يدافعون عن عملائهم بأفضل ما يمكن.
. يرجى الانضمام إلينا في 14 مايو 2024، في برنامج الماجستير في التقاضي بشأن براءات الاختراع IP Watchdog، حيث سيتحدث المؤلف، إلى جانب ديفيد دوسكي من Charles River Associates وسانجاي مورثي من McAndrews, Held, & Malloy, Ltd.، حول هذه القضايا .
مصدر الصورة: إيداع الصور
معرف الصورة:66689027
حقوق النشر:rrraum
اكتشاف المزيد من موقع علم
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
