إنغنيكو والقضاء على الدائرة الفيدرالية في IPR Estoppel

35 تنص USC §315 (e) (2) على أن أحد الالتماس في مراجعة الأطراف Inter (IPR) التي تصل إلى قرار مكتوب نهائي قد لا يؤكد بعد ذلك بطلان محكمة المقاطعة على أي شيء على أن صاحب الالتماس “الذي أثار أو قد يكون قد أثار” خلال ذلك IPR. أدخل الكونغرس هذا الحكم من أجل تبسيط دعاوى المحكمة المحلية و “التأكد من أنه إذا تم وضع مراجعة بين الأطراف أثناء التقاضي معلقة ، فإن هذه المراجعة ستبدل تمامًا جزء براءات الاختراع والمطبوعة على الأقل من التقاضي المدني.” 157 كونغ. التوصية. S1360-94 (Ed. Daily. 8 مارس 2011). يمكن للمدعى عليهم تقديم حقوق الملكية الفكرية ، لكن المقايضة هي أن دفاعات بطلان المدعى عليهم في المحاكمة لن تشمل براءات الاختراع أو المنشورات المطبوعة ما لم يتمكنوا من إظهار براءات الاختراع والمنشورات المطبوعة لا يمكن أن تثير بشكل معقول في حقوق الملكية الفكرية.

إنغنيكو و Ironburg

لقد تدمير محكمة الاستئناف الأمريكية الأخيرة لقرارات الدائرة الفيدرالية 35 USC §315 (هـ) (2). الأسبوع الماضي ، في Ingenico Inc. v. Ioengine ، LLC ، 2025 WL 1318188 (Fed. Cir. 2025) ، حلت الدائرة الفيدرالية مشكلة مفتوحة فيما يتعلق باحتياطات الدورانية العاطفية في محكمة المقاطعة ، معتبرة أن فن النظام لا يخضع أبدًا إلى IPR Estoppel بموجب 35 USC §315 (E) (2). لكن إنغنيكو ذهب إلى أبعد من ذلك ، كما رأى أن “IPR Estoppel لا يمنع صاحب الالتماس من الاعتماد على نفس براءات الاختراع والمنشورات المطبوعة كدليل على تأكيد أرض لا يمكن رفعها خلال حقوق الملكية الفكرية ، مثل أن الاختراع المطالب به كان معروفًا أو يستخدم من قبل الآخرين ، أو في الاستخدام العام”.

إلى المحكمة في إنغنيكو، “الأرض” هي ما إذا كانت المطالبة قد تم براءة اختراع ، أو موصوفة في منشور مطبوع ، أو في الاستخدام العام ، أو للبيع ، أو متاحًا للجمهور بدلاً من مجرد الفن السابق المستخدم بموجب 102 (أ) أو 103. إن المراجع الفنية السابقة المحددة المستخدمة في الأرض ، وفقًا للمحكمة ، “هي دليل على دعم أن الاختراع المطالب به قد تم وصفه في علم المطبوعة أو الموصوفة.. وفق إنغنيكو، قد تكون براءة اختراع الفنية السابقة بمثابة دليل على أن المطالبة لم يتم حاصل عليها فقط ولكن موصوفة أيضًا في منشور مطبوع (يتم نشر براءات الاختراع) ، المتاحة للجمهور (براءات الاختراع متاحة للجمهور) في الاستخدام العام ، أو للبيع (إذا وصفت براءة الاختراع تشغيل نظام في الاستخدام العام أو للبيع). ستكون كل حالة أرضية مختلفة ولكن باستخدام نفس براءة الاختراع السابقة.

من غير المحتمل أن يتفق الكونغرس مع هذه القراءة الواسعة. سيكون الحكم القانوني بشأن IPR Estoppel لا معنى له إذا كان يمكن بعد ذلك إعادة استخدام براءة الاختراع نفسها المستخدمة في حزب العمال في محكمة المقاطعة بنفس الطريقة بالضبط عن طريق استبدال “براءة اختراع” في IPR بـ “المعروفة” أو “المستخدمة” أو “للبيع” في محكمة المقاطعة. في كثير من الأحيان ، يمكن إعادة تجهيز الحجج الفنية السابقة التي أثيرت وفقدت في حقوق الملكية الفكرية بموجب معيار أقل لمقدم الالتماس في محكمة المقاطعة بالطريقة نفسها. تحت إنغنيكومنطق ، لا يوجد IPR estoppel للفن السابق الذي أثير بالفعل في الالتماس.

لقد حصرت الدائرة الفيدرالية بالمثل جزء “يمكن أن يثير” بشكل معقول “من IPR Estoppel. في Ironburg Secondions Ltd. ضد Valve Corporation، 64 F.4^ذ 1274 ، 1299 (Fed. Ironburg وذكر بالمثل أن “”[t]لقد استفسر ما الذي اكتشفه الباحث الماهر والمجهف بشكل معقول يهتم في نهاية المطاف بما في ذلك باحث المهارة العادية كان تجد من خلال العناية المعقولة. ” (التركيز في الأصل).

Ironburgإن عقد العقد يجعل IPR estoppel معقدة وذاتية وربما لا معنى لها. أولاً ، ليس ما إذا كان هناك بحث معين كان وجدت بالضرورة المرجع ذي الصلة. بدلاً من ذلك ، يعلق IPR Estoppel ما إذا كان المرجع “بشكل معقول استطاع تم رفعها “. أي أن النظام الأساسي يسأل ما إذا كان من المعقول أن يتم العثور على البراءة أو المنشور المطبوع. كان وجدت المرجع ، فقط أن المرجع بشكل معقول استطاع تم تحديدها.

هذه القرارات تقضي على كفاءة الكونغرس المقصودة

في الواقع ، لا يوجد اختبار موضوعي يحدد ما يمكن أن يجده البحث المجتهد بشكل معقول. في كثير من الأحيان ، يوظف المدعى عليهم العديد من الباحثين المهنيين المختلفين ، يقوم كل منهم بإجراء عمليات تفتيش مجتهدة بشكل معقول. كل بحث دائماً يعود ماديًا مراجع فنية سابقة مختلفة ماديًا. من خلال الخوض في “ما باحث المهارة العادية كان العثور على من خلال العناية المعقولة “المحاكم هي الباحثين في التخمين الثاني وخلق قضايا الحقائق الافتراضية ليست مجهزة جيدًا للحل.

ثانياً ، معيار “الباحث المعقول” كما هو موضح بواسطة Ironburg يدعو النفايات القضائية التي تلغي أي كفاءة مزعومة من IPR Estoppel. تقوم المحاكم التي توظف هذا المعيار بإنشاء محاكمة تجريبية تتطلب إحاطة وشهادة الخبراء والأدلة على معنى البحث المعقول. يمكن أن تنفق الأطراف مئات الآلاف من الدولارات التي تجادل حول بحث افتراضي وذاتية.

ثالثًا ، إن وضع عبء إثبات IPR estoppel على مالك براءات الاختراع أمر غير بديهي ويزيل أي كفاءات محتملة تهدف إلى توفير IPR. الحالات المذكورة في Ironburg تتعلق عمومًا بإثبات أن Estoppel المنصف يجب أن تنطبق ، حيث من المنطقي أن يكون العبء على الحزب يرفع Estoppel. يوجد estoppel من حقوق الملكية الفكرية القانونية ويرفق بمجرد إدخال قرار مكتوب نهائي. لا ينبغي أن يضطر المدعون إلى إثبات ما قدمه لهم النظام الأساسي بالفعل. السؤال الوحيد المتبقي هو تطبيق Estoppel على فن سابق محدد.

لتوضيح ، في دعاوى قضائية محلية حيث يخضع المدعى عليه إلى IPR Estoppel ، قد يؤكد المدعى عليه العشرات من براءات الاختراع أو المنشورات المطبوعة في ادعاءاته. بالنسبة لمعظم براءات الاختراع هذه والمنشورات المطبوعة ، لا توجد حجة حقيقية بأنها إما نشأت أو كان من الممكن أن تربى في حقوق الملكية الفكرية المقابلة. ربما بالنسبة لعدد قليل من المراجع ، فإن المدعى عليه لديه حجة جوهرية حول سبب عدم إمكانية تحديد المرجع. لكن هذه الحجج هي الاستثناء من القاعدة ، والأدلة التي تدعم تلك الحجج تنتمي عمومًا إلى المدعى عليه. إن إجبار المدعين على إثبات أن كل براءة اختراع ومطبوعة مؤكدة من قبل المدعى عليه قد تم استخلاصها لأن الباحث الافتراضي قد وجد بالضرورة أن الإشارة تتعارض مع النظام الأساسي ويزيل أي كفاءات محتملة.

آثار أوسع

تأثير الحالات مثل إنغنيكو و Ironburg يتجاوز المحكمة المحلية. على سبيل المثال ، غالبًا ما يقوم الملتمسون في حقوق الملكية الفكرية بتقديم ما يسمى سوتيرا الشروط لتحسين فرصهم في الحصول على حقوق الملكية الفكرية. لن يتابع هؤلاء المدعى عليه في محكمة المقاطعة أي أرض تم رفعها أو كان يمكن أن تربى بشكل معقول في حقوق الملكية الفكرية. وزن PTAB سوتيرا الشروط لصالح المؤسسة ، معطلة أنها توفر على الأقل بعض تبسيط القضايا في محكمة المقاطعة.

هذا ليس صحيحا بالضرورة في الممارسة العملية. تحت إنغنيكو، يمكن إعادة استخدام نفس براءة الاختراع المستخدمة في حقوق الملكية الفكرية التي تصل إلى قرار مكتوب نهائي بالضبط بنفس الطريقة في محكمة المقاطعة. علاوة على ذلك ، تحت إنغنيكو، جميع فن النظام متاح دائمًا في محكمة المقاطعة. وتحت Ironburg، ما لم يبدأ المدعي ممارسة الحركة ، فمن المفترض أن تكون جميع براءات الاختراع الأخرى والمنشورات المطبوعة متاحة للمدعى عليهم. حتى إذا كان مالك براءة الاختراع ينتقل إلى الإضراب أو استبعاد براءات الاختراع والمنشورات المطبوعة بموجب IPR Estoppel ، فإن العبء على مالك براءات الاختراع للقيام بذلك.

يمكن أن يتم تنفيذ معيار “يمكن أن يرفع” بشكل معقول “. يجب أن تبدأ المحاكم من افتراض قابل للدحض مفاده أن جميع براءات الاختراع ذات الصلة والمنشورات المطبوعة يمكن أن تثير بشكل معقول في حقوق الملكية الفكرية. إذا كانت براءة الاختراع أو المنشور الفني السابق هي فن مماثل ، فهناك القليل من القلق من أن صاحب الالتماس لم يكن بإمكانه رفع المرجع بشكل معقول. كل براءة اختراع USPTO قابلة للبحث وفهرسة على موقع USPTO. ويجب الوصول إلى المنشورات المطبوعة بحكم التعريف. يجب أن تكون الاستثناءات من حقوق الملكية الفكرية estoppel هي حالات الحافة مثل حيث كان الاكتشاف ضروريًا لتحديد المرجع ، أو أن بناء المطالبة غير المتوقع يجعل فنًا إضافيًا ذا صلة. يجب أن يبدأ أي تحليل لـ “يمكن أن يكون قد أثير بشكل معقول” من حقيقة أن براءات الاختراع ذات الصلة والمنشورات المطبوعة يمكن أن يتم تحديدها عمومًا في بحث معقول ونشأ في حقوق الملكية الفكرية. ما إذا كان البحث الافتراضي معين قد وجد بالضرورة أن المرجع المحدد هو بجانب النقطة.

حان الوقت لإعادة النظر

إنغنيكو و Ironburg القضاء بشكل فعال على حقوق الملكية الفكرية في معظم الحالات ، إن لم يكن كلها. يجب على الدائرة الفيدرالية إعادة النظر في هذه القرارات مع النظر في إعطاء معنى IPR estoppel القانوني. تمشيا مع 35 USC §315 (هـ) (2) ، يجب أن يكون هناك افتراض قابل للدحض بعد قرار مكتوب نهائي بأن جميع براءات الاختراع والمنشورات المطبوعة قد تم إلقاؤها. علاوة على ذلك ، يجب أن يكون العبء على المدعى عليهم لإثبات سبب عدم معقول رفع براءات الاختراع والمنشورات المطبوعة في حقوق الملكية الفكرية.

مصدر الصورة: صور الإيداع
معرف الصورة: 439256300
حقوق الطبع والنشر: Rummess