تؤيد CAFC لائحة USPTO Estoppel ولكنها تقصر التطبيق على المطالبات الجديدة أو المعدلة
“إن مهمة تحديد حدود القسم 316(أ)(4) هي في وقت لاحق وسيتم تحديدها في سجل مع إحاطة أكثر تخصيصًا لهذه القضية وفي ضوء الحكم الأخير للمحكمة العليا في لوبر برايت يدخل. ضد ريموندو….” – رأي الكاف
نظرت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفيدرالية (CAFC) يوم الجمعة في شركة SoftView LLC ضد شركة Apple Inc. رأى أن مجلس الاستئناف والمحاكمة لبراءات الاختراع (PTAB) طبق بشكل صحيح حكم الحكم الحكمي الوارد في 37 CFR § 42.73(d)(3)(i) في إبطال مطالبات Softview المعدلة المقدمة في بين الأجزاء و من طرف واحد إعادة الفحص. عقدت PTAB وأكدت لجنة الرقابة المالية أن المطالبات لم تكن متميزة بشكل واضح عن المطالبات التي تم إبطالها سابقًا بين الأجزاء إجراءات المراجعة (IPR) المتعلقة بـ SoftView، وأيدت المحكمة سلطة مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي بموجب قانون الاختراعات الأمريكي (AIA) لإصدار قواعد الإغلاق الحكمي. ومع ذلك، قصرت لجنة الرقابة المالية تطبيقها على المطالبات الجديدة أو المعدلة وأعادت القضية لإعادة النظر في المطالبات الصادرة قبل إعادة الفحص.
استأنفت Softview قرار PTAB في إجراءين لإعادة الفحص بين الأطراف، حيث اعتبر مجلس الإدارة جميع المطالبات الخاصة ببراءة الاختراع الأمريكية رقم 7,461,353 الخاصة بـ SoftView (“براءة الاختراع” 353″) غير صالحة بموجب 37 CFR § 42.73(d)(3)(i) بناءً على قرار مسبق في دعوى حقوق الملكية الفكرية. بموجب قانون AIA، أصدر الكونجرس تعليماته إلى مدير مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية (USPTO) بوضع اللوائح التنظيمية “التي تحكم المراجعة بين الأطراف. . . وعلاقة هذه المراجعة بالإجراءات الأخرى تحت هذا العنوان.” تحظر القاعدة التي أصدرها مكتب الولايات المتحدة الأمريكية على مالك براءة الاختراع “اتخاذ إجراءات تتعارض مع الحكم السلبي” في مختلف الإجراءات، بما في ذلك حقوق الملكية الفكرية.
تقدمت شركة Apple, Inc. وشركات أخرى بطلب لإعادة فحص براءة الاختراع “353” من جانب واحد أو من طرف واحد على مدار عدة سنوات، وفي أكتوبر من عام 2012، قدمت شركة Kyocera التماسًا لمراجعة بين الأطراف لـ 18 مطالبة من أصل 319 مطالبة ببراءة الاختراع. وتم تعليق إجراءات إعادة النظر في انتظار نتيجة استعراض سياسة الاستثمار.
أصدر مجلس PTAB في النهاية قرارًا كتابيًا نهائيًا يقضي بأن جميع المطالبات الـ 18 المطعون فيها غير قابلة للبراءة. عندما تم رفع وقف إعادة الفحص، قامت Softview بتعديل المطالبات في إحدى إجراءات إعادة الفحص من طرف واحد وتم العثور على جميع المطالبات المعدلة قابلة للحصول على براءة اختراع على حالة التقنية الصناعية السابقة.
في إعادة الفحص بين الأطراف، وجد الفاحص أن معظم المطالبات غير قابلة للحصول على براءة اختراع باعتبارها واضحة، لكن مجلس PTAB عند الاستئناف قال إنه “لا توجد أسباب واضحة كافية لدعم الاستنتاج النهائي للفاحص بأن المطالبات كانت واضحة لشخص ذي مهارة عادية في الفن في ذلك الوقت”. اختراع المستأنف.” ومع ذلك، أبطل المجلس المطالبات بموجب الحكم الحكمي وطبق ذلك على المطالبات المعدلة والمطالبات التي سبق إصدارها. وكتبت لجنة الرقابة المالية في كاليفورنيا: “بالنظر إلى كل مطالبة على حدة، وجد مجلس الإدارة أن كل مطالبة كانت إما نفس المطالبة الملغاة أو مجرد مجموعة من القيود التي تم إبطالها سابقًا لأسباب تتعلق بالوضوح في حقوق الملكية الفكرية”.
اعترضت شركة Softview أولاً على تفسير مجلس الإدارة لمصطلح “متميز ببراءة اختراع”، بحجة أن “اللائحة كانت تهدف إلى تدوين مبدأ القانون العام الخاص بإغلاق الضمانات وأن مجلس الإدارة فسر اللائحة بشكل غير صحيح على أنها تعطي تأثيرًا حصريًا أوسع للقرار في إجراءات حقوق الملكية الفكرية التي تنطوي على “353 مطالبة ببراءة اختراع مما كان يمكن أن يكون عليه الحال لو طبق مجلس الإدارة مبادئ الإغلاق القانوني الضمانية للقانون العام.” لكن المحكمة قالت إن مجلس الإدارة أعطى “متميز ببراءة اختراع” “نفس المعنى الذي يُعطى لهذا المصطلح في قضايا براءات الاختراع المزدوجة من النوع الواضح وفي إجراءات التدخل”، وأنه في حين أن حجة سوفت فيو بأن “غير متميز ببراءة اختراع” يجب تفسيرها على أنها تعني “نفس الشيء إلى حد كبير” كانت صحيحة، وهذا لم يغير النتيجة هنا. “وجد مجلس الإدارة أن اللائحة تمنع SoftView من الحصول على مطالبات لم تكن مختلفة بشكل واضح عن تلك التي تم إلغاؤها في إجراءات حقوق الملكية الفكرية؛ وكتبت المحكمة: “من الواضح أن مجلس الإدارة كان سيتوصل إلى نفس النتيجة إذا استخدم الاختبار “”نفسه إلى حد كبير”” الذي دافعت عنه SoftView، حيث تم تعريف هذا الاختبار لاستدعاء المعيار “غير المتميز ببراءة اختراع”.
جادلت Softview أيضًا بأن بند الإغلاق الحكمي في AIA يجب أن يُفسر على أنه اعتماد مبادئ القانون العام المتعلقة بالإغلاق القانوني للضمانات وأن مجلس الإدارة تجاوز ذلك من خلال تطبيق الإغلاق الحكمي استنادًا إلى قرار حقوق الملكية الفكرية، “بدلاً من مقارنة المطالبات المعروضة عليها بالفن السابق”. لكن لجنة الرقابة المالية قالت إن “النص الواضح للائحة يدعم بشكل لا لبس فيه إجراء مجلس الإدارة” لأن “القسم 42.73 (د) (3) (ط) يتجاوز قاعدة القانون العام من خلال الدعوة إلى المقارنة بين المطالبات التي “يحصل عليها” مقدم الطلب”. و”المطالبة المرفوضة أو الملغاة أخيرًا”.
وفيما يتعلق بمسألة ما إذا كان مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية لديه سلطة إصدار مثل هذه اللائحة، والتي جادلت Softview بأنها موضوعية بطبيعتها، قالت المحكمة “إن القسم 316 (أ) (4) يشير على نطاق واسع إلى اللوائح التي تحكم المراجعة بين الأطراف والعلاقة بين هذه المراجعة إلى الإجراءات الأخرى أمام PTO، ويوفر مصدرًا منفصلاً لسلطة وضع القواعد لـ PTO لإصدار مثل هذه اللوائح. وبالتالي، خلافًا لادعاء SoftView، لا يقتصر القسم 316(أ)(4) على تفويض PTO بإصدار القواعد الإجرائية.
ومع ذلك، فيما يتعلق بهذه النقطة، أوضحت لجنة الرقابة المالية في حاشية سفلية أن “سلطة PTO بموجب المادة 316 (أ) (4) ليست بلا حدود” وأن “[t]إن مهمة تحديد حدود القسم 316(أ)(4) سيتم تحديدها في وقت لاحق وسيتم تحديدها في محضر مع إحاطة أكثر تخصيصًا لهذه القضية وفي ضوء حكم المحكمة العليا الأخير في لوبر برايت يدخل. ضد ريموندو….”
وفيما يتعلق بحجة سوفت فيو بأن لائحة الإغلاق الحكمي يجب أن تنطبق فقط على المطالبات الجديدة، وليس المطالبات الصادرة سابقاً، وافقت لجنة الرقابة المالية على المطالبات. وكتبت المحكمة: “بموجب شروطها، تنطبق اللائحة على” الحصول على “المطالبة – وليس الحفاظ على المطالبة القائمة”. “ولهذا السبب، فإننا نلغي قرار مجلس الإدارة بشأن” المطالبات الصادرة “. وقال CAFC نقلا عن لجنتين أخريين من PTAB أنهما احتفظا بنفس القدر شركة Apple Inc. ضد شركة Contentguard Holdings, Inc و جنرال إلكتريك ضد يونايتد تكنولوجيز، التي ميزها المجلس بأنها تتعلق بقضايا حقوق الملكية الفكرية وليس بإعادة النظر. ورأت لجنة الرقابة المالية أن المنطق في كلتا الحالتين ينطبق أيضًا على حقوق الملكية الفكرية. وأوضحت المحكمة كذلك:
“إن التمييز بين الحصول على مطالبة جديدة والاحتفاظ بمطالبة تم إصدارها مسبقًا أمر منطقي. من المعقول وصف “الحصول على” مطالبة جديدة لا تختلف بشكل واضح عن المطالبة التي تم رفضها أو إلغاؤها نهائيًا” على أنها “إجراء لا يتوافق مع الحكم السلبي” بموجب 37 CFR § 42.73(d)(3)، لأن مثل هذا الإجراء يمكن اعتبارها إلى حد ما محاولة للتحايل على الحكم السلبي السابق. وعلى النقيض من ذلك، لا يمكن النظر إلى السعي للحفاظ على مطالبة تم إصدارها بالفعل على أنها تحايل على قرار لاحق بشأن المطالبات ذات الصلة.
في النهاية، أكدت المحكمة تطبيق المجلس للقسم 42.73(د)(3)(i) على المطالبات المعدلة، لكنها أبطلتها وأعادت النظر فيها مرة أخرى في تطبيق اللائحة على جميع المطالبات الصادرة.
اكتشاف المزيد من موقع علم
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.