“في بعض الأحيان تكون براءة الاختراع نفسها واضحة بما فيه الكفاية بحيث تحدد عدم كفاية الدعم في الوصف المكتوب للنطاق الكامل للاختراع المدعوم ما لم يكن هناك أدلة مخالفة … وهذا هو الحال هنا …” – CAFC
أصدرت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفيدرالية (CAFC) يوم الجمعة قرارًا سابقًا ، من تأليف القاضي هيوز ، مما عكس قرار محكمة المقاطعة بدعم مطالبات براءة اختراع مملوكة لشركة Mondis Technology ، Ltd.
صدر القرار الأساسي من قبل محكمة المقاطعة الأمريكية لمقاطعة نيو جيرسي وفقًا لحكم هيئة المحلفين الذين وجدوا أن LG Electronics لم تثبت أن مطالبات براءات الاختراع غير صالحة وأن منتجات LG المتهمة المنتهكة. منحت هيئة المحلفين مونديز 45 مليون دولار كتعويضات.
قدمت LG في وقت لاحق طلبًا للحكم كمسألة قانونية (JMOL) من البطلان لعدم وجود وصف مكتوب ، لكن محكمة المقاطعة نفت ذلك. في إعادة محاكمة بشأن الأضرار ، منحت هيئة المحلفين لإعادة المحاكمة مونديس 14.3 مليون دولار وحرفت LG ما بعد المحاكمة المتعلقة بالأضرار ، ورفضت طلب مونديس من أجل تعزيز الأضرار ورسوم المحامين ، ومنحت اقتراح موندز في ما قبل الحكم وبعد الحكم.
بعنوان Mondis ‘US براءة اختراع رقم 7،475،180 بعنوان “وحدة العرض مع وحدة تحكم الاتصال وذاكرة تخزين رقم التعريف لتحديد وحدة العرض” ويرتبط بنظام للتحكم في شاشة الكمبيوتر ، على سبيل المثال. عند الاستئناف ، وافقت CAFC على حجة LG بأن الوصف المكتوب لبراءة الاختراع لم يدعم الحد من المطالبة “رقم هوية لتحديد نوع وحدة العرض المذكورة على الأقل” ، والتي أشارت إليها المحكمة باسم “الحد من النوع”.
بينما جادل مونديس أنه لم يكن مطلوبًا تقديم أي دليل على دعم الوصف المكتوب المناسب بسبب افتراض الصلاحية التي يتمتع بها براءات الاختراع الممنوحة ، أوضح CAFC أنه “في بعض الأحيان تكون البراءة نفسها واضحة بما يكفي هنا ، كما هو الحال في التأكيد على التصديق من المضيء.”
شهدت خبير مونديس أن المواصفات “لا تقرأ صراحة رقم التعريف لتحديد نوع من وحدة العرض” ، كما قالت المحكمة ، وكان من غير المنزول أن البراءة نفسها “لا تكشف صراحة عن قيود النوع” – وهي نقطة تم استدعاؤها لمحامي مونديس خلال الحجة الشفوية ، وفقًا لما ذكره في رأي CAFC.
حاول مونديس القول بأن هيئة المحلفين كانت حرة في رفض شهادة خبراء LG بأن “براءة الاختراع لا تكشف عن رقم هوية لتحديد نوع من وحدة العرض” لأن هذا الخبير قد تم عزله ، لكن CAFC قال إن شهادة مونديز الخاصة بها كانت تكتفي بالتحديد على البراءة ، بالإضافة إلى ذلك ، فإن البراءة كانت كافية لتأسيس أن “أي هيئة محلفين معقولة تؤدي هذا الموضوع. تحديد وحدة عرض معينة. “
على الرغم من أنه “لن يكون من المميت تلقائيًا ، لم يتم الكشف عن قيود النوع صراحةً طالما أظهرت أدلة جوهرية أن البراءة كشفت عن تحديد نوع وحدة العرض بطريقة أقل صريحة” ، رفضت CAFC حجة Mondis بأن شهادة خبيرها قدمت دعمًا مكتوبًا لدعم النوع لأن الشهادة المعنية كانت حول الانتهاك بدلاً من الصحة ، وكانت صامتة أيضًا. ورفضت المحكمة كذلك حجج مونديس بأن قبول خبير LG قدمت أدلة جوهرية لأن تصريحاته قد أدليت في سياق عدم الانفجار ، ولأن الدكتور ستيفنسون ، عندما سئل عما إذا كان “رقم تسلسلي سيكون رقمًا هويًا لتحديد نوع وحدة العرض …
جادل مونديس أخيرًا بأن تاريخ الادعاء قدم أدلة جوهرية لأنه تمت إضافة قيود النوع كتعديل للتغلب على رفض الفن السابق و “عندما يُسمح بتعديل المطالبة دون اعتراض ، يحق له الحصول على افتراض ثقيل بشكل خاص للتصحيح”. الكومنولث العلوم. & indus. RSCH. ORG. v. Buffalo Tech. ، Inc. (الولايات المتحدة الأمريكية) ، 542 F.3d 1363 ، 1380 (Fed. Cir. 2008) لدعم هذا الرأي ، لكن CAFC قال:
“علوم الكومنولث يرى أن هناك “افتراضًا للصلاحية بناءً على إصدار PTO للبراءة على الرغم من التعديلات”. 542 F.3d في عام 1380. لا ينص على أن بدل الفاحص للمطالبات في حد ذاته يوفر أدلة جوهرية على أن المطالبات تمتثل لمتطلبات الفقرة 112 … إذا حدث ذلك ، فنادراً ما يكون هناك موقف يمكن فيه إبطال براءة اختراع صدرت فيما بعد لعدم وجود وصف مكتوب. “
حتى قبول حجة مونديس ، ومع ذلك ، فإن تعديل المطالبة المعني لم يدعم هذه الحجة لأنه لا يوجد دليل على أن الفاحص يفكر فيما إذا كانت المواصفات تحتوي على دعم وصف مكتوب للتعديل.
في نهاية المطاف ، قالت CAFC ، لم يكن لهيئة المحلفين سوى أدلة أمامها من براءة الاختراع فيما يتعلق الوصف المكتوب ، ولا تكشف براءة الاختراع عن قيود النوع. فشل مونديس أيضًا في إعادة توجيه شهادة خبيرها “بأن براءة الاختراع لا تكشف صراحة عن قيود النوع ، ولا [call] له في دحض “و” لم يكن هناك دليل في السجل من شأنه أن يسمح لهيئة المحلفين المعقولة بتحديد أن الشخص الذي يتمتع بمهارة عادية في الفن سوف يفهم أن البراءة كشفت عن قيود النوع “.
وهكذا تم عكس عقد محكمة المقاطعة وأعلنت المطالبات غير صالحة.
