“قصص ملونة عن المخترع أو كيف تم تصور الاختراع لا تثير الإعجاب. إذا انخرطت في سرد القصص ، فهذا ليس فعالًا فحسب ، بل يجعلك تبدو وكأنها مبتدئ PTAB. هذا ليس المظهر الذي تريده “.
كما كتبت سابقًا ، فإن التقاضي في صحة براءة الاختراع في مجلس محاكمة براءات الاختراع والاستئناف (PTAB) يختلف اختلافًا كبيرًا عن صلاحية التقاضي في محكمة المقاطعة. الجمهور مختلف ، والقواعد مختلفة ، وعرض قضيتك مختلف.
إذا حاولت تطبيق دفتر قواعد محكمة المقاطعة في PTAB ، فأنت تقوم بإعداد نفسك لركوب تقريبي فيما هو بالفعل منتدى صعب للغاية. على العموم ، لا تنطبق التكتيكات والاستراتيجيات للتقاضي عن صحة محكمة المقاطعة في PTAB ، وفي بعض الحالات ، يمكن أن تجعلك في متاعب. إذا تم تحدي براءة الاختراع الخاصة بك من خلال التماس حقوق الملكية الفكرية ، فأنت بحاجة إلى محامي مع خبرة IPR للدفاع عن براءة الاختراع.
نناقش أدناه بعض “قواعد الطريق” للدفاع عن براءة اختراع (إذا كنت مالك براءات الاختراع) أو تحدي براءة اختراع (إذا كنت عريضة) أثناء التنقل في المحاكمة المعجلة أمام القضاة المتخصصين.
تمت مناقشة العديد من هذه النقاط في مؤتمر IPWatchDog PTAB Masters 2024 في حلقة النقاش التي أدارها جين كوين: “أخطاء PTAB غير المقلدة: يجب على مالكي براءات الاختراع المآزق تجنبها”.
تعرف على المنتدى
إذا كنت مالك براءات الاختراع ، فإن PTAB هو منتدى شاق يجد جميع المطالبات التي تم تحديها غير قابلة للامتداد بمعدل 70 ٪. هذا يعني أنه إذا وصلت مراجعة الأطراف Inter (IPR) إلى قرار مكتوب نهائي ، فسيتم العثور على 70 ٪ من الوقت جميع المطالبات التي تم تحديها – وليس فقط بعض المطالبات – غير قابلة للموضوع. هذا هو مجرد الواقع البارد ، وتحتاج إلى الحصول عليه في عقلك وأنت تستعد للدفاع عن براءة اختراع.
سيتم تحديد مصير براءة اختراعك من قبل ثلاثة قضاة براءات إدارية (APJS). لا يمكن أن يكون APJS أكثر اختلافًا عن قاضي محكمة المقاطعة العاديين. APJS هم قضاة متخصصون مدربون تدريباً عالياً والذين قاموا بتدريب تقني متقدم والذين يعرفون قانون براءات الاختراع البارد. استراتيجيات للتجادل أمام هيئة المحلفين أو القاضي تقريبًا لا تعمل أبدًا مع PTAB. علاوة على ذلك ، يمكن أن يؤدي نشر تكتيكات حجة هيئة المحلفين إلى تقويض مصداقيتك. إذا فقدت مصداقيتك ، فيمكنك أن تخسر قضية ربحية.
يمكن اعتبار APJs “positas super-positas” (أشخاص من المهارات العادية في الفن) عندما يتعلق الأمر بالوضوح. وكما لاحظ الكثيرون ، فإن PTAB هو في الأساس منتدى واضح حيث تعيش معظم براءات الاختراع أو تموت بموجب المادة 103. العبء القانوني على المنافس لإنشاء براءة الاختراع غير صالحة. 35 USC § 316 (E). ولكن كمسألة عملية ، يتفق معظمهم (من بين المؤلف) على أن العبء موجود على مالك براءات الاختراع لإنشاء المطالبات قابلة للبراءة بمجرد وضع حقوق الملكية الفكرية. إحصائيات PTAB تحمل ذلك.
العديد من التكتيكات التي تعمل في محكمة المقاطعة لن تعمل في PTAB. على سبيل المثال ، قصص ملونة عن المخترع أو كيف تم تصور الاختراع لا تثير الإعجاب. إذا انخرطت في سرد القصص ، فهذا ليس فعالًا فحسب ، بل يجعلك تبدو وكأنها مبتدئ PTAB. هذا ليس المظهر الذي تريده.
الاستراتيجيات التي تعمل
يجب أن تحدد موجز PTAB الخاص بك – سواء كان الالتماس ، والاستجابة الأولية لمالك براءات الاختراع (POPR) ، أو استجابة مالك براءات الاختراع (POR) ، أو ورقة الرد – حججًا مركزة حول سبب قدرة المطالبات على براءة اختراع (أو لا يمكن براءة الاختراع) على الفن السابق . تقترب البنادق مع الكثير من الحجج يمكن أن تقوض قضيتك.
- اختبر حججك: ضع نقطة واعية للتحقق من كل حجة لتحديد ما إذا كان من المحتمل أن يُنظر إليها على أنها ضعيفة. إذا لم تجر حجة اختبار الضعف ، خذها. تقدم الحجج الضعيفة مشكلتين: (1) تقوض مصداقيتك ، و (2) أنها تخفف حججك الجيدة.
- تخصيص الأوراق للجمهور: قم بصياغة أوراقك لمساعدة هؤلاء المتخصصين المدربين تدريباً عالياً على فهم (أ) القضايا التقنية الأساسية والحجج القانونية المرتبطة (ب) حول سبب قدرة المطالبات على براءة اختراع أم لا. يجب ألا تظهر أبدًا التنازل ، ويجب عليك تجنب السخرية المفرطة. PTAB هو لطيف ، إذا صح التعبير ، مقارنة بمعظم محاكم المقاطعات. لا تقدر APJs الغريبة التي قد تعمل في محكمة المقاطعة.
- تخليص الادعاءات الضعيفة: إذا كانت هناك مطالبات واسعة أو ضعيفة بشكل مفرط يتم تحديها ، فاحرص على التخلي عنهم في POPR الخاص بك. هذا مهم جدا. إنه يزيل الأسس ويقوي قضيتك. يقدر مجلس الإدارة مالكي براءات الاختراع الذين يزيلون المطالبات العريضة المفرطة من القضية. إنه يركز على المطالبات التي لها حجج جيدة لعدم الوعي.
- يجادل بالمطالبات التابعة: من الممارسات الشائعة في الادعاء التركيز فقط على المطالبات المستقلة. سيجد المجلس مطالبات تابعة للبراءة إذا جادلت بها. إنه فوز في PTAB إذا تم العثور على واحد أو حفنة من المطالبات المؤكدة ، حتى لو فقدت المطالبة المستقلة. يمكنك إنقاذ قضية محكمة المقاطعة لعميلك من خلال مناقشة الادعاءات المعتمدة التي لها قيود ذات مغزى.
- لا تنس التوقع المعقول للنجاح: يجب أن تثبت قضية الوضوح أن Posita سيكون له توقع معقول للنجاح (REOS). إذا كنت صاحب الالتماس ، فتأكد من معالجة REOS من قبل خبيرك وفي التماسك. قد يكون الأمر مفاجئًا ، لكن في بعض الأحيان ينسى الملتمسون معالجة REOS في حجة واضحة. إذا كنت صاحب براءة الاختراع ، فقد تكون هذه زاوية فعالة للهجوم. انظر ، على سبيل المثال ، Juniper Networks v الإرسال الصحيح، IPR2021-00682 (PTAB أكتوبر 3 ، 2022) ، في *23 (“قفز الملتمس بصمت بسبب متطلبات الأدلة على توقع معقول للنجاح لإثبات الوضوح”).
- إعلانات الخبراء: على عكس تقارير الخبراء في محكمة المقاطعة ، فإن إعلانات الخبراء في إجراءات PTAB لا تعطي إشعارًا بشهادة مباشرة قادمة. إعلان الخبير يكون شهادة الخبراء المباشرة. وبالتالي ، يجب أن يكون إعلان الخبراء اكتمالًا وشاملًا وواضحًا. إذا بدا أن إعلان الخبراء مكرران لورقةك (على سبيل المثال ، عريضة أو POR) ، فهذا لا يساعد APJs على فهم المشكلات. يجب أن تتجنب ظهور الإفراط في التقطيع بين إعلان الخبراء والورقة الرئيسية. سيؤدي ذلك إلى أن أدلة الخبراء لا تُمنح ثقلها إلا لأنها “مجرد ببغاء” الورقة الرئيسية. Xerox v. Bytemark، IPR2022-00624 (PTAB 24 أغسطس ، 2022) (Prec.) في *6 (بيانات الخبراء التي تكرر الالتماس الحرفي لا يتم إعطاء وزن ضئيل). يرى Garmin International ، Inc. v. Logantree ، LP، 825 Fed.Appx. 894 ، 898 N.5 (Fed. Cir. 2020).
- إعلانات الخبراء مع POPR: الحكمة التقليدية هي أن POPR يجب تقديمها دون إعلان خبير. إذا تم تقديم عريضة ، فمن المحتمل أن تقوم PTAB بتجربة تجربة بناءً على معيار “احتمال معقول” منخفض. 35 رمز الولايات المتحدة § 314 (أ). في هذه الحالة ، يتعرض لمالك براءة الاختراع خطر “تحيز التأكيد” ، مما يعني أنك ستطلب من APJs التوصل إلى النتيجة المعاكسة حول الحقائق والقرارات القانونية التي لم تنجح في تجنب المؤسسة. مثل أي شيء ، هناك استثناءات لهذه القاعدة العامة. على سبيل المثال ، قد تتضمن إعلانًا خبيرًا إذا كنت تعتقد أن لديك حجة “خروج” قوية حول المزايا. يمكنك أيضًا تضمين إعلان خبير إذا كانت الأسباب تتضمن مرجعًا غير محدد يمكن استبعاده كمنشور مطبوع لأنه لم يكن متاحًا بما فيه الكفاية للأشخاص المهتمين بالفن. انظرCceleration Bay v. Activision (Fed. Cir. 2018). خليج التسارع وفي حالات أخرى ، ترى باستمرار أن مجرد حقيقة أن المستند “يمكن الوصول إليه تقنيًا” لأنه تم نشره على الإنترنت غير كافٍ لإقامة إمكانية وصول عامة.
- ترسب الخبراء: ترسبات الخبراء هي استجواب بناءً على شهادة الخبير المباشرة المنصوص عليها في الإعلان. إذا كنت تدافع ، فإن الهدف هو عدم تسجيل نقاط ، ولكنه هو تجنب الأضرار التي لحقت بشهادتك المباشرة لخبيرك. إذا ظهر الخبير من الترسب مع شهادة الإعلان سليمة ، فهذا هو النصر. كما هو استجواب ، يقتصر نطاق الترسب على نطاق الإعلان. يحتاج خبيرك إلى فهم أن النطاق يقتصر على الآراء الواردة في الإعلان ، وأنه لا ينبغي أن يغامر آراء جديدة “على الطيران”. عادة ما تنشأ القبول الأكثر ضرراً في الترسبات من الخبراء الذين يغامرون آراء جديدة تفتح الباب أمام سلسلة من الأسئلة غير المتوقعة التي تؤدي إلى قبول ضار لا يدرك الخبير حتى أنها مضرة.
الاستراتيجيات التي لا تعمل
فيما يلي بعض الأشياء التي يجب تجنبها أثناء تجربة حقوق الملكية الفكرية:
- التدريس بعيدا: بحجة أن مرجع “يعلم بعيدا” من مجموعة لم يكن ناجحا تقريبا. هناك قانون السوابق القضائية أنه حتى لو انتقدت المرجع أو يستخف مسار العمل ، فإن حقيقة أن مسار الإجراء المذكور يمكن أن يكون كافياً لإنشاء دافع للجمع. بناء الجملة apotex (Fed. Cir. 2005). عادةً ما يكون الجدال “التدريس بعيدًا” حجة ضعيفة ستخوض مصداقيتك. وبدلاً من ذلك ، فإن الدافع المعالجة للجمع وجها لوجه وشرح لماذا لن يكون لدى البوزيتا سبب لجعل المزيج المقترح ،
- الفن غير اللامع: حجة مفادها أنه لا يمكن الجمع بين المراجع لأنها فن غير ناجح لم يكن ناجحًا أبدًا. المعيار للفن المماثل منخفض للغاية. الفن مشابه إذا (1) في نفس مجال المسعى مثل الاختراع ، أو (2) من الصلة بشكل معقول بالمشكلة التي يتناولها الاختراع. Sanofi-Aventis v. Mylan Pharma (Fed. Cir. 2023).
- إعادة الإعمار: نادراً ما تكون حجة قائمة بذاتها مفادها أن مزيج الوضوح المقترح هو “مجرد تمرين في إعادة الإعمار بعد فوات الأوان” ناجحًا. نقطة KSR شرط إنشاء سبب واضح للجمع هو تجنب إعادة الإعمار بعد فوات الأوان. من الأفضل لك مهاجمة هذه القضية وجهاً لوجه بدلاً من الجدال بعد فوات الأوان. يمكن أن يؤدي تقديم حجة بناء مستقلة بعد فوات الأوان إلى تقويض مصداقيتك مع المجلس.
- تجنب مصائد الجدال الجسدي أو المجادلة المراجع في مجموعة بشكل فردي: APJs مستعدة للغاية لرفض حجتك المتمثلة في عدم الوضوح إذا وقعت في مصائد (1) مجادلة المراجع بناءً على مزيجها المادي بدلاً من تعاليمها المشتركة ، أو (2) مجادلة المراجع بشكل فردي ، بدلاً من مزيج. قد ترغب في دحض بشكل استباقي هجوم تأسيس جسدي أو هجوم مراجع فردي. انظر Facebook v. Windy City (Fed. Cir. 2022) (دمج جسدي) ؛ في إعادة ميرك (Fed. Cir. 1986) (مهاجمة المراجع بشكل فردي).
- quibsing حول تعريف البوزيتا: من غير المنطقي عادةً أن تنفق الجهد على التعرف على تعريف البوزيتا. سيقوم المجلس دائمًا بتقديم تصميمه دائمًا ببيان مفاده أن النتيجة هي نفسها بغض النظر عن التعاريف المتنافسة لـ Posita.
الأفكار الختامية
سواء كنت على جانب مالك براءة الاختراع أو جانب الملتمس ، فإن التقاضي أمام PTAB يتطلب مجموعة مهارات مختلفة واستراتيجيات مختلفة عن محكمة المقاطعة. لديك أفضل فرصة لك للنجاح إذا تجنبت المزالق الشائعة والتركيز على تزويد APJs بمعلومات تساعدهم على فهم الحقائق المادية والحجج الأساسية.
