قرارات مجالس الاستئناف الأخيرة بشأن المسائل المضافة: تعليق المعيار

أظهرت مجالس الاستئناف التابعة للمكتب الأوروبي للبراءات (EPO) نهجًا صارمًا تجاه الموضوع الإضافي في القرارات الأخيرة، لا سيما بالمقارنة مع الولايات القضائية الأخرى. تعود جذور هذه الصرامة إلى أحكام المادة 123 (2) من اتفاقية براءات الاختراع الأوروبية (EPC)، التي تحظر التعديلات التي تتجاوز محتوى طلب البراءة الأصلي. والهدف الأساسي هو الحفاظ على الارتباط بين نطاق حماية براءة الاختراع الممنوحة والكشف الفني المقدم في البداية في الطلب.

تلتزم مجالس الاستئناف بعدة مبادئ أساسية عند تقييم الموضوع المضاف:

1. الدعم الحرفي: يُسمح بالتعديلات بشكل عام إذا كان هناك دعم صريح للموضوع المضاف في الطلب كما تم تقديمه. تقوم المجالس بفحص الإفصاح الأصلي للتأكد من أن المطالبات المعدلة مدعومة بشكل مباشر ودون لبس بالوصف والرسومات والمطالبات الخاصة بالتطبيق الأولي.
2. الإفصاح الضمني: في بعض الحالات، قد يُسمح بالتعديل إذا قام الشخص الماهر باستخلاص الموضوع المضاف بشكل مباشر ودون لبس من الكشف الأصلي، حتى لو لم يتم ذكر ذلك صراحة. ويعتمد ذلك على مفهوم معيار “الإفصاح الضمني”.
3. التعميم الوسيط: يدرس مجلس الإدارة ما إذا كان التعديل يقدم “تعميمًا متوسطًا”، والذي يتضمن عزل ميزات محددة عن الإفصاح الأصلي الأكثر تفصيلاً. قد يُسمح بمثل هذه التعميمات إذا لم تؤدي إلى تعليم تقني جديد يتجاوز المحتوى الأصلي.
4. التقييم العام: تقوم المجالس بإجراء تقييم شامل للطلب بأكمله لتحديد ما إذا كانت التعديلات تحافظ على التوازن بين حماية المصالح المشروعة لصاحب براءة الاختراع وضمان اليقين والوضوح القانونيين للأطراف الثالثة.

ت 1137/21 (مادة الزيوليت/BASF) 16-06-2023

تم إلغاء براءة الاختراع لأن مجلس الإدارة تعامل مع مجموعة من الميزات من المطالبات التابعة باعتبارها مجموعة مختارة من عدة قوائم أطول. وشدد القرار على ضرورة الكشف المباشر عن المجموعات ذات الصلة في الطلب، خاصة بالنسبة للأمثلة المفضلة.

نص المطالبة 1 من الطلب الرئيسي هو: (بالخط العريض التعديلات من المطالبات التابعة)

1. 1. عملية للمعالجة اللاحقة لمادة الزيوليت، وتشتمل العملية على

(1) توفير مادة زيوليتية، حيث يشتمل الهيكل الإطاري للمادة الزيوليتية على SiO₂ و آل₂يا₃; (المطالبة 13)

(2) إخضاع مادة الزيوليت المنصوص عليها في (1) لطريقة تشتمل على:

(أ) معالجة مادة الزيوليت بمحلول مائي له درجة حموضة لا تقل عن 5، حيث يشتمل المحلول المائي على حمض عضوي و/أو حمض غير عضوي; (المطالبة 4)

(ب) معالجة المادة الزيوليتية المتحصل عليها من (أ) بنظام مائي سائل له درجة حموضة تتراوح من 5.5 إلى 8 ودرجة حرارة لا تقل عن 75 درجة مئوية لفترة تتراوح من 1 ساعة ل 24 ساعة (من نطاقين مختلفين في المطالبة 9)، حيث النظام المائي السائل يحتوي على ما لا يقل عن 90% من الوزن من الماء; (المطالبة 11)

حيث في (2) وبعد (ب)، يتم إخضاع مادة الزيوليت اختياريًا إلى معالجة إضافية واحدة على الأقل وفقًا لـ (أ) و/أو على الأقل معالجة إضافية واحدة وفقًا لـ (ب)؛ حيث يتم تحديد الرقم الهيدروجيني للمحلول المائي وفقًا لـ (أ) والرقم الهيدروجيني للنظام المائي السائل وفقًا لـ (ب) باستخدام قطب زجاجي حساس للأس الهيدروجيني، حيث تحتوي المادة الزيوليتية المقدمة في (i) على هيكل إطاري LEV أو CHA أو MFI أو MWW أو BEA. (المطالبة 17)

ولم يتم إدراج أي من المطالبات التابعة بصيغتها الأصلية في المطالبة رقم 1.

على الرغم من الأمثلة (التي لا تزال) تندرج تحت المطالبة 1، لم ير مجلس الإدارة مؤشرات كافية لاختيار المطالبة 1 لأن “هذه الأمثلة ليست كافية كمؤشر للاختيار المحدد المحدد في المطالبة 1 لأنها تندرج تحت معظم الخيارات المفضلة لمختلف المعلمات والنطاقات “.

يشير الفقه (انظر على سبيل المثال ت407/10) إلى ظروف أخرى يجب أخذها في الاعتبار، مثل: مؤشرات إلى هذا الاختيار أو المجموعة في الوصف وفي الأمثلة، على سبيل المثال، حقيقة أن الميزات المعنية قد تم ذكرها في الوصف على أنها “مفضلة”.

والخلاصة من هذا القرار هي أن مجموعات الميزات ذات الصلة بالأمثلة (المفضلة) يجب أن يتم الكشف عنها بشكل مباشر وبشكل لا لبس فيه في التطبيق وليس فقط كجزء من عدد من القوائم. أحد الاحتمالات هو تضمين الكشف عن الأمثلة التي توضح الاختيار المتخذ لكل مثال: “في المثال A، X=Al، Y=O، الحل […]”.

ت2171/21 07-11-2023

وفي هذه الحالة، أكد مجلس الإدارة على الفرق بين الإفصاح المفاهيمي والإفصاح الفردي، ورفض الاختيار من بين ثلاث قوائم تؤدي إلى 48 مجموعة محتملة باعتبارها “غير مباشرة”. وتوافق القرار مع الاجتهادات القضائية السابقة، معتبرا مثل هذه الاختيارات مسألة إضافية.

وأوضح مجلس الإدارة بوضوح كيف ينبغي صياغة هذه المجموعات:

“يوجد فرق بين الكشف المفاهيمي عن عدد من المجموعات المحتملة والكشف الفردي عن مجموعات محددة. في حين أن الطريقة الأولى قد تكون وسيلة أكثر اقتصادا لصياغة طلب براءة، إلا أنها لا تسمح بالضرورة للشخص الماهر باستخلاص كل مجموعة فردية بشكل مباشر لا لبس فيه“.

قرر المجلس أيضًا أن يتم الاختيار من بين ثلاث قوائم تؤدي إلى 48 مجموعة في حد ذاته لا مباشر:

“للوصول إلى الموضوع المطالب به، يجب على الشخص الماهر اختيار عنصر واحد من كل قائمة من القوائم الثلاث والجمع بين الثلاثة، أو يجب عليه “حساب” جميع المجموعات الممكنة (48 في هذه الحالة) وتجاهل 47 منها . لا يمكن اعتبار أي من النهجين يؤدي إلى الكشف عن الموضوع بشكل مباشر ودون لبس في الطلب السابق كما تم تقديمه. ولا يمكن النظر إلى الطريقة الأولى، أي الاختيار من ثلاث قوائم، لضرورة الاختيار المتكررة، على أنها تؤدي إلى موضوع يمكن استخلاصه مما هو تحت تصرف الشخص الماهر مباشرة. والأخيرة، بسبب خطوة الحوسبة، ليست مباشرة.

المطالبة 1 “خصت” مجموعة فردية، والتي تتماشى مع القرار G 2/10 الصادر عن مجلس الاستئناف الموسع (وبموجب T 2273/09، T 783/09 و T 3035/19) وفي غياب يجب اعتبار المؤشر إلى تلك المجموعة المعينة بمثابة مادة إضافية.

T 0314/23 (إطار الصمام الاصطناعي) 12-01-2023

تم إلغاء براءة الاختراع بسبب إغفال بعض الميزات، معتبرا أنها مادة إضافية. والهدف من ذلك هو التأكد من الكشف عن جميع الخيارات بشكل مستقل ومجتمع.

تنص الميزة التي تمت مناقشتها في المطالبة 1 على ما يلي: “تم تكوين الإطار (102). تماما من الخلايا السداسية”.

وأشار الكشف إلى أن “الإطار يتكون من نمط متجانس من الخلايا السداسية” وفي الفقرة [0054] ويرد تعريف لمصطلح “النمط المتجانس” وهو:

“يحتوي الإطار 102 في التجسيد الموضح على ما يمكن الإشارة إليه بـ “”متجانسنمط الخلايا السداسية، مما يعني أن الإطار يتكون بالكامل من خلايا سداسية ولا يتضمن أي دعامات التي لا تشكل جزءًا من إحدى الخلايا السداسية، باستثناء أي دعامات تمتد محوريًا بعيدًا عن طرف التدفق أو طرف التدفق للخارج لتركيب الإطار على جهاز التوصيل.

اعتبر قسم المعارضة والمجلس أن حذف الميزات التي تحتها خط أمر إضافي (تعميم متوسط).

إن الهدف الأساسي لصياغة الطلبات هو (مرة أخرى) التأكد من الكشف عن جميع الخيارات بشكل مستقل ومجمع. في هذه الحالة، على سبيل المثال، كان أحد الحلول في صياغة الطلب هو دمج الميزة “لا تتضمن أي دعامات” مع “و/أو” أو الكشف عن المجموعات بشكل منفصل.

T 2908/19 (تركيبات تعتمد على حمض الهيالورونيك) 14-11-2023

تم إلغاء براءة الاختراع لأن المطالبة كانت تفتقر إلى أساس في الطلب، مع التركيز على أهمية الوضوح في الصياغة لتجنب التناقضات بين المطالبات.

بمزيد من التفاصيل، تم إلغاء براءة الاختراع لأن المطالبة 1 حيث تم منحها تتطلب حساب متوسط ​​الوزن الجزيئي باستخدام معادلة محددة، والتي لم يكن لها أساس حرفي في الطلب كما تم تقديمه في الأصل.

كانت المطالبة 1 كما تم تقديمها في الأصل خاطئة، ولكن الخطأ لم يكن واضحًا. وذكر المجلس:

“لا يوجد سبب واضح يجعل الشخص الماهر يعتبر المطالبة رقم 1 معيبة. يوجد بالفعل تضارب بين المطالبتين 1 و13 كما تم تقديمهما في الأصل، ولكن يمكن أن يكون أي من المطالبتين في أسفل التناقض. كان من الممكن للقارئ الماهر أن يرى أن هذا الادعاء 1 بحاجة إلى أن يُقرأ بشكل مختلف، لكنه لا يجب أن يفعل ذلك بالضرورة.

يجب أن يكون هناك خطأ واضح في طلب براءة الاختراع واضح جدا إلى شخص ماهر لا يحتاج الشخص الماهر إلى التفكير في الحلول المختلفة الممكنة للخطأ. إذا كانت هناك أي حسابات وأنظمة محددة وما إلى ذلك، فمن المستحسن أن يتم فحصها مرتين (أو ثلاث مرات) من قبل العديد من المخترعين في عملية الصياغة، حيث لا يمكن تصحيحها في الإجراءات اللاحقة.

مشروع بعناية

تؤكد القرارات الأخيرة التي اتخذتها مجالس الاستئناف التابعة للمكتب الأوروبي للبراءات مرة أخرى على التنفيذ الصارم للمادة 123 (2) للحفاظ على المعيار العالي الذي حددته للمادة المضافة والإفصاح الأصلي. ينبغي لممارسي براءات الاختراع صياغة الطلبات بعناية، مع ضمان الكشف الصريح والشامل عن جميع الخيارات والمجموعات والميزات ذات الصلة لتقليل خطر فقدان حماية براءات الاختراع في أوروبا بسبب مادة إضافية.

مصدر الصورة: إيداع الصور
المؤلف: جويبولسن
معرف الصورة: 86141172