“الحصول” أو عدم “الحصول”؟ هذا لا يزال هو السؤال

في 26 يوليو 2024، أصدرت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفيدرالية رأيًا أسبقيًا في شركة Softview LLC ضد شركة Apple Inc، أرقام 2023-1005، -1007. في هذا القرار، قامت المحكمة بتفسير حكم الحكم الحكمي في لائحة مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي (USPTO) الصادرة بموجب قانون الاختراعات الأمريكي (AIA). وتنص هذه اللائحة على منع صاحب براءة الاختراع من “اتخاذ إجراء يتعارض مع [an] الحكم السلبي، بما في ذلك الحصول على في أي براءة اختراع. مطالبة لا تختلف بشكل واضح عن المطالبة المرفوضة أو الملغاة نهائيًا.” (تم إضافة التأكيد). وفسرت المحكمة اللائحة بشكل ضيق بحيث تنطبق فقط على المطالبات الصادرة حديثًا والمطالبات المعدلة، ولكن ليس على المطالبات الحالية غير المعدلة.

قبل تسعة أشهر فقط، منحت الدائرة الفيدرالية مباركتها لسلسلة من الأحكام التي تتناول قسمًا من قانون لانهام الذي يسمح بملء التماس في مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية لإلغاء تسجيل العلامة التجارية الفيدرالية التي تم “الحصول عليها” عن طريق الاحتيال. وخلصت تلك الأحكام إلى أنه، فيما يتعلق بإيداعات “الصيانة” لدى مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية التي يتم إجراؤها بعد إصدار التسجيل، فإن إقرارات استمرار الاستخدام وطلبات التجديد هي أعمال “الحصول” على تسجيل، في حين أن الإقرار الخطي الذي يسعى إلى إجراء تسجيل موجود غير القابل للجدل ليس عملاً “للحصول” على التسجيل. انظر ويبنر، “مفاهيم عظيمة؛ ليس هذا المنطق العظيم“.

من وجهة نظر هذا المؤلف، مجتمعة، لا يوجد قافية أو سبب للتفسير الصارم للدائرة الفيدرالية لكلمة “الحصول” في سياق براءات الاختراع ونهجها الفضفاض في مجال العلامات التجارية. وأنا أتفق مع سوفتفيو حيث أن مطالبات براءات الاختراع الجديدة والمعدلة قد “تم الحصول عليها” بالفعل في الإجراء المعني، لأنها ببساطة لم تكن موجودة من قبل؛ في حين أن المطالبات الحالية هي بالضبط ما كانت عليه عندما أصدرها مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية. ومن ناحية العلامات التجارية، فبينما اقترحت سابقًا أن جميع أعمال الصيانة – أو لا شيء منها – ينبغي اعتبارها أعمال “حصول” على تسجيل، في ضوء سوفتفيووأنا الآن أعتقد أنهم جميعًا يخلقون مواقف مماثلة لمطالبات براءات الاختراع “المعدلة” في سوفتفيو السياق، وينبغي التعامل معها جميعًا على أنها أعمال “الحصول” على التسجيل.

ال سوفتفيو قرار

سوفتفيو كان استئنافًا لقرار مجلس الاستئناف والمحاكمة بشأن براءات الاختراع (PTAB) في جزأين بين الأجزاء إعادة فحص براءة الاختراع الأمريكية رقم 7,461,353، والتي كانت في السابق موضوعًا ل بين الأجزاء إجراءات المراجعة (IPR) أمام PTAB. تم اعتبار عدد من المطالبات غير صالحة من قبل PTAB في إعادة الفحص بموجب 37 CFR §42.73(d)(3)، الذي يحظر على مالك براءة الاختراع “الحصول على في أي براءة اختراع: (1) مطالبة لا تختلف بشكل براءة عن المطالبة المرفوضة أو الملغاة نهائيًا.” (تم إضافة التأكيد.) وشملت هذه المطالبات المعدلة وكذلك المطالبات التي تم إصدارها سابقًا، ولكن لم يتم تعديلها.

الدائرة الفيدرالية في سوفتفيو رأت أن لائحة الإغلاق الحكمي المعنية تنطبق فقط على المطالبات الجديدة أو المعدلة ولكن ليس على المطالبات الصادرة مسبقًا. وعلل:

“إن التمييز بين الحصول على مطالبة جديدة والاحتفاظ بمطالبة تم إصدارها مسبقًا أمر منطقي. من المعقول وصف “الحصول على” مطالبة جديدة لا تختلف بشكل واضح عن المطالبة المرفوضة أو الملغاة نهائيًا بأنها “إجراء لا يتوافق مع الحكم السلبي” بموجب 37 CFR §42.73(d)(3)، لأن مثل هذا الإجراء يمكن أن يكون إلى حد ما، يجب أن يُنظر إليها على أنها محاولة للتحايل على الحكم السلبي السابق. وعلى النقيض من ذلك، لا يمكن النظر إلى السعي للحفاظ على مطالبة تم إصدارها بالفعل على أنها تحايل على قرار لاحق بشأن المطالبات ذات الصلة.

سوفتفيو، زلة المرجع. في 14.

ال تاج، توريس و مفاهيم عظيمة القرارات

في شركة Crown Wallcovering Corp. ضد شركة The Wallpaper Manufacturers Ltd., 188 USPQ (BNA) 141 (TTAB 1975)، قام مجلس محاكمة واستئناف العلامات التجارية (TTAB) بفحص المادة 14(ج) من قانون لانهام، الذي يسمح بتقديم التماس لإلغاء التسجيل الفيدرالي الذي “تم الحصول عليه” ” بطريقة احتيالية. وأشار إلى أنه خلص في الماضي إلى أن الصياغة السالفة الذكر لا تقتصر على الضمان الأولي للتسجيل فحسب، بل “ولكن أيضا صيانة منها، أي ضمان استمرار حقوق التسجيل عن طريق الاحتيال.” (تم إضافة التأكيد.) يتم تحقيق هذه “الحقوق المستمرة” من خلال، على سبيل المثال، شهادة خطية بمواصلة الاستخدام بموجب المادة 8. وخلص فريق TTAB إلى ولي العهد ريمكن أيضًا أن تكون إيداعات القبعة المقدمة للحصول على عدم القابلية للمنافسة بموجب المادة 15 موضوعًا لتحدي الاحتيال بموجب المادة 14. وبعد ذلك، في توريس ضد كانتين توريسيلا ذات المسؤولية المحدودة، 808 F. 2d 46 (Fed. Cir. 1986)، رأت الدائرة الفيدرالية صراحة أن الاحتيال في الحصول على تجديد بموجب المادة 9 يشكل احتيالًا في “الحصول” على التسجيل.

العام الماضي، في شركة Great Concepts, LLC ضد شركة Chutter, Inc., 84 ف.4^ذ 1014 (Fed. Cir. 2023)، تم إلغاء لجنة مقسمة من الدائرة الفيدرالية تاج ومحتجز فيما يتعلق بعلامة الخدمة DANTANNA’S (لمطعم شرائح اللحم والمأكولات البحرية) الذي يقوم بالاحتيال في السعي إلى عدم المنافسة بموجب المادة 15 لا يشكل احتيالًا في “الحصول” على التسجيل لأغراض المادة 14.

هل يمكن التوفيق بين سوابق براءات الاختراع والعلامات التجارية؟

بعد فترة وجيزة مفاهيم عظيمة تقرر، وقبل ذلك بوقت طويل سوفتفيو، اقترح هذا المراقب ذلك أيضًا الجميع ينبغي اعتبار إيداعات ما بعد التسجيل (بموجب الأقسام 8 و9 و15) أعمال “حصول” أو لا أحد منهم ينبغي. ثم أدليت بصوتي لصالح لا شيء، على أساس أن الحصول والصيانة هما مجرد مفهومين مختلفين. ولعل تشبيهي البسيط للغاية كان أن “الحصول على” سيارة يعني شراءها أو استئجارها، ولكن عندما يقوم المرء بتغيير الزيت أو تدوير الإطارات، فإن هذا يسمى الصيانة.

مع قدوم سوفتفيو، لم أعد متأكدًا من ذلك. وفي هذا الصدد، دعونا نركز على مطالبات براءات الاختراع التي تم تعديلها، والتي يتم التعامل معها على أنها “تم الحصول عليها”. سوفتفيو. من وجهة نظري، كانت الدائرة الفيدرالية على حق في التعامل مع المطالبات المعدلة بنفس الطريقة التي تعامل بها مع المطالبات الجديدة. إن مطالبة براءة الاختراع المعدلة، بحكم التعريف، ستختلف في نطاقها عن النسخة غير المعدلة. وبالتالي فإن حق الاستبعاد المضمن في هذه المطالبة المعدلة سيكون جديدًا ومختلفًا. وحتى إذا كان التعديل (كما هو مرجح) قد أدى إلى تضييق نطاق المطالبة، في حين أن صاحب براءة الاختراع قد يكون قد تخلى عن بعض التغطية في إجراء التعديل، فقد اكتسب صاحب براءة الاختراع مطالبة على الأرجح أقل عرضة للإبطال من المطالبة الأصلية.

مع وضع هذه الأفكار في الاعتبار، دعونا الآن نلقي نظرة جديدة على إيداعات ما بعد التسجيل بموجب المواد 8 و9 و15 من قانون لانهام. قد يجادل المرء بأن كل واحد منهم يسعى إلى ما هو بحكم الأمر الواقع “تعديل” التسجيل.

فكر أولاً في إيداعات القسمين 8 و9. والغرض الأساسي منها هو تمديد المدة (على الرغم من أنه من الناحية الفنية، وفقًا للمادة 8، فإن التسجيل يمنع PTO فعليًا من إلغاء التسجيل). لذا، بمعنى ما، فإن تاريخ انتهاء التسجيل “معدل”. وهذا ليس بالشيء الصغير. كثيرًا ما نتحدث عن كيف يمكن للعلامات التجارية أن تكون دائمة. في حين أن العلامة التجارية للقانون العام يمكن أن تستمر إلى أجل غير مسمى، يجب تغذية العلامة التجارية المسجلة بإيداعات دورية ورسوم التسجيل.

يمكن أيضًا اعتبار إيداعات القسمين 8 و9 بمثابة “تعديلات” بالمعنى الحرفي أكثر. وفي كل حالة، يجب أن يحدد الإيداع أي من السلع والخدمات المذكورة في التسجيل الأصلي لا تزال العلامة قيد الاستخدام في وقت الإيداع بعد التسجيل. يرى 15 USC §1058 (b) (1)(B) و37 CFR §2.183(d). ويمكن أن تكون تلك القائمة أقصر من قائمة السلع والخدمات في التسجيل الأصلي؛ لكن مثل هذه الإيداعات لا تزال بمثابة أعمال “حصول”. وهذا يتركنا مع المادة 15. المحكمة قيد النظر مفاهيم عظيمة بذلت جهودًا كبيرة للإشارة إلى أن “التسجيل وعدم القابلية للمنافسة هما حقان مختلفان”، 84 F.4^ذ في 1021، حيث أن عدم القابلية للمنافسة يجعل من الصعب إبطال التسجيل. ولكن لا يمكن النظر إلى ذلك على أنه نوع آخر من “التعديل”، لا يختلف عن مطالبات براءات الاختراع الضيقة (والأقل احتمالاً لإبطالها) المعنية في قضية براءات الاختراع. سوفتفيو؟ إذا سمحت لي أن أستحضر مرة أخرى تشبيه السيارة، فإن تقديم طلب بموجب القسم 15 لا يختلف عن التداول في سيارة من الطراز الأول من أجل “الحصول” على الطراز المتميز مع المزيد من الأجراس والصفارات. يسمح التسجيل بموجب المادة 15 لمسجل العلامة التجارية “بالحصول” على تسجيل تمت ترقيته.

على سبيل المثال، فيما يتعلق بالتسجيل المعني في مفاهيم عظيمة، ريج. رقم 2,929,764، العلامة التجارية DANTANNA’S والخدمات عبارة عن مطاعم شرائح اللحم والمأكولات البحرية. ومن تاريخ صدوره كان التسجيل ‘764 للوهلة الأولى دليل على صحة العلامة DANTANNA’S وملكيتها لشركة Great Concepts (انظر 15 USC § 1057(b)). لقد تمتعت بالاستخدام البناء على المستوى الوطني اعتبارًا من تاريخ تقديم الطلب (انظر بطاقة تعريف.، §1057 (ج)). كما كان بمثابة إشعار بناء لمطالبة شركة Great Concept بملكية العلامة التجارية DANTANNA’S لمطاعم شرائح اللحم والمأكولات البحرية اعتبارًا من تاريخ التسجيل (انظر بطاقة تعريف.، §1072)). وكان للوهلة الأولى دليل على الحق الحصري لشركة Great Concepts في استخدام DANTANNA’S في التجارة في مطاعم شرائح اللحم والمأكولات البحرية أو فيما يتعلق بها.

بعد تقديم الإفادة الخطية بموجب القسم 15 (بعد فترة طويلة من إصدارها وقبل إلغاء تسجيل 764 من قبل TTAB، ومرة ​​أخرى بعد إلغاء هذا القرار من قبل الدائرة الفيدرالية)، استمر التسجيل في التمتع بكل المزايا المذكورة أعلاه. ولكنها كانت أيضًا مسلحة بعدم القابلية للمنافسة، مما يعني أن تسجيل 764 قد تم الآن قاطعة دليل على، في جملة أمور، وصلاحية العلامة DANTANNA’S، وملكيتها لشركة Great Concepts، والحق الحصري لشركة Great Concepts في استخدام DANTANNA’S في التجارة (انظر بطاقة تعريف، §1115 (أ)). ولم تنشأ هذه الحقوق الجديدة من فراغ. لقد كانت ولا تزال مرتبطة بالتسجيل الأصلي ارتباطًا وثيقًا، وليس لها وجود بمعزل عن الوجود الأصلي.

وبالتالي فإن المادة 15 من الإفادة مفاهيم عظيمة لا يختلف كثيرًا عن التعديلات على مطالبات براءات الاختراع المطروحة في سوفتفيو. تم تقديم تعديلات المطالبة هذه بعد فترة طويلة من إصدار براءة الاختراع. إذا كان مثل هذا التعديل، على سبيل المثال، عبارة عن إضافة قيد جديد، فإن قيود المطالبة الأصلية ظلت كما هي. ربما لم تتغير المواصفات. ربما ظل تاريخ الإيداع الفعلي وتاريخ انتهاء الصلاحية دون تغيير، بالإضافة إلى عالم التقنية السابقة المحتملة. ربما ظلت عملية الاختراع دون تغيير. ليس من المستغرب، مع كل هذه الارتباطات ببراءة الاختراع الأصلية، اعتبار المطالبات المعدلة “تم الحصول عليها” في عام 2013 سوفتفيو وبالتالي عرضة للإغلاق الحكمي المحتمل.

حان الوقت لإلقاء نظرة أخرى

وبالتالي، ربما يمكن القول أن كلا من مطالبة براءة الاختراع المعدلة وتسجيل العلامة التجارية “المعدلة” (أي تلك التي تم تقديم إيداعات بشأنها بموجب الأقسام 8 و/أو 9 و/أو 15) هما نسختان محدثتان من الملكية الفكرية الأساسية التي تحمل كوكبة مختلفة من الحقوق والواجبات. أقترح أنه تم “الحصول” عليهم جميعًا.

وبناء على ذلك، عندما ينظر إليها في ضوء سوفتفيو، فإن معاملة الدائرة الفيدرالية لكلمة “تم الحصول عليها” في سياق العلامة التجارية تستحق – على الأقل – نظرة أخرى.

مصدر الصورة: إيداع الصور
المؤلف: Wavebreakmedia
معرف الصورة: 81996574